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圓周率（Pi）是圓的周長與直徑的比值，一般用希臘字母π表示，它是一個(gè)無理數(shù)，在日常生活中，通常都用3.14代表圓周率去進(jìn)行近似計(jì)算，故，今天有π-Day之稱。 π在幾何運(yùn)算中具有重要意義，古希臘哲學(xué)家、數(shù)學(xué)家阿基米德，中國古代數(shù)學(xué)家祖沖之等均在幾千年前就開始了對π的探索，并得到了高精度的近似值。π在被發(fā)現(xiàn)之時(shí)尚無知識產(chǎn)權(quán)之說，但假如置之今日，阿基米德或者祖沖之老先生是否能利用專利制度將π“保護(hù)”起來？什么樣的技術(shù)或者發(fā)明可以通過專利來“保護(hù)”？商業(yè)方法、計(jì)算機(jī)程序、疾病診斷及治療方法在尋求專利“保護(hù)”時(shí)應(yīng)該如何規(guī)劃？ >>>>>>>>>>>>>>>Enjoy<<<<<<<<<<<<<<< 作者：老劉 來源：根據(jù)老劉《專利代理實(shí)務(wù)》課程講義編輯，略有刪節(jié)。 專利保護(hù)客體
專利法是在工業(yè)社會發(fā)展到一定程度需要對技術(shù)成果進(jìn)行保護(hù)的法律制度，也就是說，專利法是因應(yīng)工業(yè)革命發(fā)展的步伐而產(chǎn)生的。因此，專利法要保護(hù)什么，或者說專利法不保護(hù)什么，就屬于客體保護(hù)的問題。專利保護(hù)客體，也叫“專利權(quán)的客體”，即專利法所保護(hù)的對象。 一件專利申請要被批準(zhǔn)授權(quán)，必須經(jīng)過兩道門檻。其中，第一道門檻就是請求保護(hù)的客體屬于專利法的保護(hù)對象。形象地說，第一道門檻相當(dāng)于“報(bào)名資格”，如果不屬于可以被專利法保護(hù)的客體，則不具備“報(bào)名資格”，也就談不上獲得專利法保護(hù)了；如果專利申請通過了第一道門檻，其還要面臨著第二道門檻，即還必須得符合授予專利權(quán)的實(shí)質(zhì)條件。第一道門檻的作用是將那些不屬于專利法保護(hù)的客體直接排斥在外，而第二道門檻的作用，是將一些創(chuàng)新程度低的專利申請排斥在外。美國專利法中，通常將第一道門檻稱為專利適格性（Patent Eligibility）。由此可見，專利法不是萬能的，對于世上的萬物，專利法并不是都提供保護(hù)，只有哪些屬于專利法保護(hù)的方案，才稱之為“專利客體”，才是有資格申請專利保護(hù)的方案，才是適格的。 作為申請專利的“報(bào)名資格”的專利保護(hù)客體，其判斷本應(yīng)相對簡單容易。但由于工業(yè)革命已經(jīng)進(jìn)入了以互聯(lián)網(wǎng)為特點(diǎn)的信息技術(shù)時(shí)代，面對信息技術(shù)、軟件技術(shù)的無孔不入，傳統(tǒng)專利法理論在專利保護(hù)方面，越發(fā)顯得跟不上時(shí)代的步伐，體現(xiàn)在對專利客體保護(hù)方面，出現(xiàn)了各種不同的觀點(diǎn)與認(rèn)識，由此導(dǎo)致專利審查實(shí)踐中裹足不前，難以為技術(shù)的快速進(jìn)步提供適當(dāng)?shù)膶＠ūＷo(hù)。 本章的內(nèi)容，先介紹我國專利法中關(guān)于專利保護(hù)客體的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合專利實(shí)務(wù)中的案例加深的對專利保護(hù)客體的理解，再介紹美國、歐洲關(guān)于專利客體方面的規(guī)定及觀點(diǎn)。
一、如果理解我國關(guān)于專利保護(hù)客體的相關(guān)規(guī)定 我國專利法中，將“發(fā)明創(chuàng)造”分為“發(fā)明”、“實(shí)用新型”和“外觀設(shè)計(jì)”三種類型[1]。根據(jù)專利法第二條的規(guī)定： “發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。” “實(shí)用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。” “外觀設(shè)計(jì)，是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。” 根據(jù)上述規(guī)定，專利法意義上的發(fā)明創(chuàng)造可以分為兩類方案：本質(zhì)上，發(fā)明或者實(shí)用新型保護(hù)的是新的、具有工業(yè)實(shí)用性的技術(shù)方案；而外觀設(shè)計(jì)是不同于技術(shù)方案的一種“新設(shè)計(jì)”方案。 我國專利法中，明確排除了不予專利法保護(hù)的客體： “第二十五條對下列各項(xiàng)，不授予專利權(quán)： （一）科學(xué)發(fā)現(xiàn)； （二）智力活動的規(guī)則和方法； （三）疾病的診斷和治療方法； （四）動物和植物品種； （五）用原子核變換方法獲得的物質(zhì)； （六）對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標(biāo)識作用的設(shè)計(jì)。” 該規(guī)定中所排除的客體，大致可以分為三種類型。第一種類型是“天然”就不屬于發(fā)明創(chuàng)造之列的，如“科學(xué)發(fā)現(xiàn)”；第二種類型雖然是屬于發(fā)明創(chuàng)造，但由于某種政策考量，不宜予以專利保護(hù)；例如，如果將“疾病的診斷和治療方法”授予專利，可能會對醫(yī)生履行救死扶傷職責(zé)時(shí)擔(dān)心侵犯專利權(quán)而造成不必要的困擾；對于“用原子核變換方法獲得的物質(zhì)”，則關(guān)乎國家的經(jīng)濟(jì)、國防、科研和公共生活的重大利益，亦不宜作為私權(quán)利所壟斷，因此不能被授予專利權(quán)；第三種類型是已經(jīng)采用其他法律法規(guī)進(jìn)行保護(hù)而不再以專利法保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造，例如“動物和植物品種”中的植物品種，我國已經(jīng)頒布《植物新品種保護(hù)條例》[2]，而“動物品種”[3]不予專利法保護(hù)的理由一是動物是有生命的物種，一般是依生物學(xué)方法繁殖的，不是人造的，不應(yīng)授予專利權(quán)，二是遵循TRIPS協(xié)議第27條之3[4]的規(guī)定；此外，對于“主要起標(biāo)識作用”的平面印刷品[5]，則是考慮厘清專利法與商標(biāo)法在客體上的界限而專門予以排除的。當(dāng)然，對于那些實(shí)施后可能違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定、違反社會的公序良俗、妨礙公共利益的申請主題，專利法在總則部分[6]就做出排除性規(guī)定。 簡言之，從體系上看，我國專利法關(guān)于保護(hù)客體的規(guī)定，是從宏觀方面正向提出“技術(shù)方案”和“設(shè)計(jì)方案”屬于保護(hù)客體，又從微觀具體方面反向地對不予專利法保護(hù)的客體做出明確的排除規(guī)定。 由于外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)客體的判斷相對簡單容易，故不對其做詳細(xì)討論。但對于發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛠碚f，什么是專利法意義上的“技術(shù)方案”，判斷“技術(shù)方案”的標(biāo)準(zhǔn)是什么，在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)，卻一直是實(shí)務(wù)中專利審查的難點(diǎn)和熱點(diǎn)問題。
二、判斷“技術(shù)方案”的標(biāo)準(zhǔn)---“技術(shù)三要素”法 以發(fā)明為例，專利法所稱發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。 何謂專利法意義上的“產(chǎn)品或方法”？這個(gè)問題是非專利界人士容易混淆的概念。例如，第三產(chǎn)業(yè)通常將其推出的服務(wù)模式也叫做“金融產(chǎn)品”或“旅游產(chǎn)品”，其屬于人為制定的方案，就不是專利法意義上的“產(chǎn)品”。而普通公眾通常所說的方法含義更為隨意，可能包羅萬象，一般也不會限于專利法意義上的“方法”。 所謂專利法意義上的“產(chǎn)品”，是指能夠被人直接感知的物理實(shí)體，在專利文獻(xiàn)上，通常以“系統(tǒng)、裝置、結(jié)構(gòu)模塊、單元”等表達(dá)方式出現(xiàn)；所謂專利法意義上的“方法”，是指具有一系列時(shí)間順序的步驟的集合而形成的技術(shù)方案，在專利文獻(xiàn)上的表現(xiàn)形式通常為“一種……方法”，工業(yè)上的“制造工藝”也符合專利法意義上的“方法”本質(zhì)。由此可見，專利法意義上的“產(chǎn)品、方法”與日常生活中的“產(chǎn)品、方法”相比是十分狹義的。 專利法意義的“技術(shù)方案”采用“二分法”分類，包括產(chǎn)品類技術(shù)方案和方法類技術(shù)方案。由于專利保護(hù)的客體是通過權(quán)利要求書體現(xiàn)的，所以，權(quán)利要求的類型也相應(yīng)分成產(chǎn)品類權(quán)利要求和方法類權(quán)利要求，但兩類權(quán)利要求的共同屬性都是“技術(shù)方案”。 顯然，除了可以用專利法第五條或第二十五條直接排除的客體以外，如果能夠一目了然地判斷出某專利申請根本就不屬于“技術(shù)方案”，則表明其無法通過第一道門檻。
未采用技術(shù)手段解決技術(shù)問題，以獲得符合自然規(guī)律的技術(shù)效果的方案，不屬于專利法第二條第二款規(guī)定的客體。” 其中，“技術(shù)問題”、“技術(shù)手段”、“技術(shù)效果”，就稱之為“技術(shù)三要素”。而所謂“要素”，是指“技術(shù)問題”、“技術(shù)手段”、“技術(shù)效果”這三個(gè)方面缺一不可。
專利審查實(shí)踐中，對專利申請是否為保護(hù)客體的判斷，主要是針對權(quán)利要求所請求保護(hù)的方案來審查。下面，通過三個(gè)具體案例來全面說明“技術(shù)三要素”判斷法以及三個(gè)要素之間的關(guān)系。 案例一 申請人夏某提出了名稱為“一種能使消費(fèi)者信任的廣告方法”的發(fā)明專利申請[7]，獨(dú)立權(quán)利要求如下： “1. 一種能使消費(fèi)者信任的廣告方法，其特征在于所述方法的步驟： 1) 先用攝像機(jī)A拍到所想拍的畫面B1或視頻B2，所述攝像機(jī)A為手機(jī)、攝像頭、照像機(jī)、攝像機(jī)、監(jiān)控器，攝像機(jī)A所拍的畫面B1或視頻B2的內(nèi)容，包括企業(yè)生產(chǎn)出來流入到市場或社會上的產(chǎn)品拿到檢測機(jī)構(gòu)檢測過程和結(jié)果或企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品過程，或單位、機(jī)構(gòu)辦事情景；在攝像機(jī)A拍到的每個(gè)畫面B1或視頻B2里有證明攝像機(jī)A拍攝時(shí)間的畫面C1或視頻C2，即所述畫面C1或視頻C2有電視臺首播的電視節(jié)目畫面或視頻，或公共場所的畫面或視頻； 2) 把攝像機(jī)A所拍畫面B1或視頻B2放到網(wǎng)站上，產(chǎn)品包裝上或廣告上寫明查詢網(wǎng)址，或播放到電視上、手機(jī)上、電腦上。” 上述權(quán)利要求的方案，可以簡單概括為：企業(yè)先將產(chǎn)品的有關(guān)生產(chǎn)過程用攝像機(jī)拍攝下來（B1或B2），在B1或B2的畫面中有證明拍攝時(shí)間的畫面C1或C2，然后，將所拍畫面B1或B2放到網(wǎng)站上。 首先，我們來分析該申請中，要解決的技術(shù)問題是什么？從說明書中的背景技術(shù)中找不到其面臨的技術(shù)困境，只是說，某些直播播出的畫面，其實(shí)是早已錄好的“錄播”。其發(fā)明目的為：“本發(fā)明提供一種能使消費(fèi)者信任的廣告方法”。但是，還是看不出該申請要解決什么樣的技術(shù)問題。其次，從權(quán)利要求1中的方案中，其手段僅僅是用攝像機(jī)拍下的B1或B2的畫面中有證明拍攝時(shí)間的畫面C1或C2，這樣的手段，看似是利用攝像機(jī)之類的技術(shù)手段，但由于沒有明確的“技術(shù)問題”，這種手段難以認(rèn)為是與解決技術(shù)問題相關(guān)的手段；而且，該方案與如何取得消費(fèi)者信任根本沒有內(nèi)在關(guān)聯(lián)，連“使消費(fèi)者信任”的一般效果也沒有達(dá)到，那么，取得任何技術(shù)效果更是奢望。
案例二 如果說，案例一屬于典型的商業(yè)方法，用“技術(shù)三要素”法判斷相對容易。那么，下面的關(guān)于名稱為“可以提高安全性和效率的交通管制系統(tǒng)”、申請?zhí)枮?/span>200410072326.1的發(fā)明專利申請，運(yùn)用“技術(shù)三要素”來判斷該專利申請是否屬于專利法意義上的保護(hù)客體，似乎就不那么直觀了。 此申請中，獨(dú)立權(quán)利要求如下： “1. 一種可以提高安全性和效率的交通管制系統(tǒng)，由信號轉(zhuǎn)換程序和相應(yīng)的設(shè)施、交通規(guī)則、交通標(biāo)志組成，其特征是：該產(chǎn)品采用了新的燈信號轉(zhuǎn)換程序軟件(3)以及相應(yīng)的燈信號產(chǎn)生和轉(zhuǎn)換控制裝置(4)，并有改進(jìn)后的相關(guān)規(guī)定(1)和新增加的交通標(biāo)志(2)與其配套，共同組成三色四種燈信號交通管制系統(tǒng)以及三色多種燈信號交通管制系統(tǒng)，成為一個(gè)整體的技術(shù)方案，各組成部分缺一不可。” 可以看出，該獨(dú)立權(quán)利要求1請求保護(hù)一種可以提高安全性和效率的交通管制系統(tǒng)，并具體限定了該系統(tǒng)包含信號轉(zhuǎn)換程序和相應(yīng)的設(shè)施、交通規(guī)則、交通標(biāo)志、信號燈轉(zhuǎn)換程序軟件、燈信號產(chǎn)生和轉(zhuǎn)換裝置、相關(guān)規(guī)定、新增加的交通標(biāo)志、三色四種燈以及三色多種燈等設(shè)備。我們知道，對于交通管制，可以用交警親自指揮的的人工管制方案，也可以采用機(jī)器設(shè)備構(gòu)成的系統(tǒng)自動進(jìn)行交通管制，從主題名稱看，該權(quán)利要求請求保護(hù)的是一種可以提高安全性和效率的交通管制系統(tǒng)，顯然屬于后者的“自動進(jìn)行交通管制”方案，且該權(quán)利要求中的“交通標(biāo)志、信號燈轉(zhuǎn)換程序軟件、燈信號產(chǎn)生和轉(zhuǎn)換裝置”屬于“技術(shù)手段”，具體地，“信號燈轉(zhuǎn)換程序軟件”是在符合交通規(guī)則之下進(jìn)行“信號燈轉(zhuǎn)換”控制，在這些“技術(shù)手段”的協(xié)同配合下的交通管制系統(tǒng)，可以取得“提高安全性和效率”的“技術(shù)效果”，則可以推論解決了現(xiàn)有技術(shù)交通管制系統(tǒng)“安全性和效率不高”的技術(shù)問題。因此，該申請應(yīng)符合“技術(shù)三要素”的測試，滿足第一道門檻的“報(bào)名資格”，屬于專利保護(hù)客體。 有觀點(diǎn)[8]認(rèn)為：“該權(quán)利要求1的目的實(shí)質(zhì)上是要提供一種使車輛更加安全和高效地通過平面交叉路口時(shí)的交通行車規(guī)則，其中雖然涉及到燈信號產(chǎn)生和轉(zhuǎn)換控制裝置、交通標(biāo)志等多個(gè)設(shè)備，但是這些設(shè)備僅是為了滿足前述人為規(guī)定的行車規(guī)則而采用的公知設(shè)備，這些行車規(guī)則沒有給這些公知設(shè)備本身的性能帶來任何改進(jìn)，也沒有給它們的構(gòu)成和功能帶來任何技術(shù)上的改變。權(quán)利要求1的方案所解決的問題是如何通過人為制定平面交叉路口行車規(guī)則以利用現(xiàn)有的設(shè)備提高交叉路口放行能力，這不構(gòu)成技術(shù)問題；所采用的手段是人為規(guī)定的行車規(guī)則，不受自然規(guī)律的約束，因而未采用技術(shù)手段；該方案所獲得的效果是實(shí)現(xiàn)了對于車輛在平面交叉路口中行車的管理，不是符合自然規(guī)律的技術(shù)效果。因此權(quán)利要求1的解決方案不屬于專利法第2條第2款規(guī)定的技術(shù)方案，不屬于專利保護(hù)的客體?！?/span> 該權(quán)利要求明明請求保護(hù)一種“交通管制系統(tǒng)”，卻當(dāng)成是請求保護(hù)一種“交通行車規(guī)則”；明明采用了“涉及到燈信號產(chǎn)生和轉(zhuǎn)換控制裝置、交通標(biāo)志等多個(gè)設(shè)備”，卻不承認(rèn)這些設(shè)備屬于“技術(shù)手段”；明明知道其可以“提高交叉路口放行能力”，卻不認(rèn)可這是技術(shù)效果。如果沒有這些運(yùn)用自然規(guī)律的設(shè)備構(gòu)成“交通管制系統(tǒng)”，豈不是還得回到人工進(jìn)行干預(yù)控制道路交通的原始狀態(tài)？明明是為了提高道路通行能力而使用所謂“公知設(shè)備”，卻強(qiáng)求“給這些公知設(shè)備本身的性能帶來任何改進(jìn)”，所以，上述觀點(diǎn)在邏輯上多少有些“文不對題”。關(guān)鍵還是要考察該方案的“交通管制系統(tǒng)”是否具備有益的技術(shù)效果。
案例三 在申請?zhí)枮?/span>201010275066.3，名稱為“手機(jī)支付系統(tǒng)及方法”的發(fā)明專利申請復(fù)審程序中，復(fù)審請求人新提交的權(quán)利要求書如下： “1. 一種手機(jī)支付系統(tǒng)，其特征在于，其包括： 至少一個(gè)手機(jī)支付終端，存儲與預(yù)定銀行卡相關(guān)聯(lián)的密鑰信息； 至少一個(gè)收銀臺終端，結(jié)合所述密鑰信息發(fā)起支付請求；和 數(shù)據(jù)服務(wù)器，存儲所述銀行卡的賬戶信息及對應(yīng)的密鑰信息，并在接收到所述支付請求時(shí)根據(jù)其中的密鑰信息修改對應(yīng)的銀行卡的賬戶信息， 所述手機(jī)支付終端包括： 密鑰模塊，存儲與預(yù)定銀行卡對應(yīng)的密鑰信息；和 無線通訊模塊，與所述收銀臺終端交互所述密鑰信息， 所述收銀臺終端包括： 無線通信模塊，與所述手機(jī)支付終端交互所述密鑰信息； 信息采集模塊，采集交易時(shí)的支付金額信息；和 中央處理模塊，結(jié)合所述密鑰信息和所述支付金額信息發(fā)起支付請求。” 該權(quán)利要求1請求保護(hù)的方案是“一種手機(jī)支付系統(tǒng)”，其包括三個(gè)單元：“手機(jī)支付終端”、“收銀臺終端”和“數(shù)據(jù)服務(wù)器”，故屬于“系統(tǒng)級權(quán)利要求”。該方案通過三個(gè)單元的交互實(shí)現(xiàn)了收費(fèi)，是基于信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)下發(fā)展出來的新的支付模式。從直觀看應(yīng)屬于技術(shù)方案。如果運(yùn)用“技術(shù)三要素”法判斷，也應(yīng)該得出相同的結(jié)論。首先，該方案采用手機(jī)終端支付，使收銀員與消費(fèi)者都不用直接接觸現(xiàn)金鈔票，便可快速結(jié)賬入賬，并不用找零，采用網(wǎng)絡(luò)通訊等信息技術(shù)，解決了移動支付技術(shù)問題，如果不采取上述的過三個(gè)單元的交互系統(tǒng)，是無法解決該技術(shù)問題的；取得了收費(fèi)入賬的安全性（防止假幣）、及時(shí)性的技術(shù)效果。 但此案中，專利復(fù)審委員會[9]認(rèn)為：“對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，上述終端及服務(wù)器均屬于公知設(shè)備，并且其間的數(shù)據(jù)收發(fā)、采集及加密方式均屬于公知技術(shù)，權(quán)利要求1的解決方案實(shí)質(zhì)上是基于現(xiàn)有公知設(shè)備和技術(shù)來完成消費(fèi)后結(jié)算支付，其所解決的問題是如何在消費(fèi)后進(jìn)行支付，不是技術(shù)問題，其采用的手段是人為地制定支付流程，未利用自然規(guī)律，不屬于技術(shù)手段，所獲得的效果是能夠進(jìn)行消費(fèi)后結(jié)算，不是技術(shù)效果。因此，權(quán)利要求1不符合專利法第2條第2款的規(guī)定，不屬于專利法保護(hù)的客體。” 針對復(fù)審請求人主張的該申請解決了“安全和成本的問題”，專利復(fù)審委員會指出：“上述涉及安全和成本的問題實(shí)際上已經(jīng)被現(xiàn)有技術(shù)所解決，現(xiàn)有的設(shè)備和手機(jī)完全能夠支持加密運(yùn)算和數(shù)據(jù)交互，權(quán)利要求1的方案實(shí)際所解決的問題是如何在消費(fèi)后進(jìn)行支付，不是技術(shù)問題。”
小結(jié) 通過上述三個(gè)案例，對于如何運(yùn)用“技術(shù)三要素法”判斷客體問題給我們帶來了一些有益的啟發(fā)。在案例一中，其實(shí)際要解決的是“使消費(fèi)者信任”的問題，如何才能使得消費(fèi)者信任？消費(fèi)者人群的層次千差萬別，在不做具體限定下，并沒有一個(gè)明確的消費(fèi)者概念。而且，所謂“信任”也是一個(gè)非常抽象的概念?？梢詳喽ǎ咐徊⒎墙鉀Q某個(gè)技術(shù)問題。對于案例二，其權(quán)利要求中，既包括技術(shù)手段，又包括體現(xiàn)交通管制規(guī)則的軟件部分，運(yùn)用“技術(shù)三要素法”判斷時(shí)，是從整體上把握該申請是否屬于技術(shù)方案，還是僅僅盯住權(quán)利要求中不屬于“技術(shù)手段”的某些字眼（如“交通規(guī)則”）就直接下結(jié)論，這兩種不同做法得出的結(jié)論截然相反。而案例三中，雖然該申請采用了“手機(jī)支付終端”、“收銀臺終端”和“數(shù)據(jù)服務(wù)器”三個(gè)單元的交互的技術(shù)手段，在網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)的支持下，卻仍被認(rèn)為“涉及安全和成本的問題實(shí)際上已經(jīng)被現(xiàn)有技術(shù)所解決”而遭到駁回，這實(shí)際上是用“創(chuàng)造性”判斷標(biāo)準(zhǔn)替代客體審查。其實(shí)，作為“報(bào)名資格”的判斷，客體審查應(yīng)該是簡單清晰的判斷，例如，對于報(bào)考公務(wù)員的考生報(bào)名資格，只要符合國籍、年齡、學(xué)歷等硬件條件，就能得出是否符合報(bào)名條件的結(jié)論，甚至采用軟件程序都可自動進(jìn)行判斷，至于是否錄用該考生，則需要其通過第二道門檻再做判斷。在案例二與案例三中，經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查程序和復(fù)審程序，仍還停留在客體判斷上，則充分說明在“技術(shù)三要素法”的運(yùn)用上還存在著種種誤區(qū)，對于什么是技術(shù)問題，往往任意解讀，尤其是案例三中，既然承認(rèn)“上述終端及服務(wù)器均屬于公知設(shè)備，并且其間的數(shù)據(jù)收發(fā)、采集及加密方式均屬于公知技術(shù)”，卻仍否定其屬于專利法可以保護(hù)的客體，邏輯上自相矛盾，只能解釋為故意為之。且明顯地揉進(jìn)了“第二門檻”的標(biāo)準(zhǔn)，這與客體審查作為“報(bào)名資格”的第一門檻屬性格格不入。因此，必須反思關(guān)于專利法第二條的立法目的究竟是什么，是否為判斷專利客體而設(shè)立的，即專利法第二條的立法目的是什么。
二、專利法第二條的立法目的 有學(xué)者[10]認(rèn)為，專利法第二條的作用并非在于給予“發(fā)明創(chuàng)造”以明確的正面的學(xué)理定義，“而是在于明確發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)的區(qū)別。”也就是說，專利法第二條的作用在于明確了發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)三者在客體上的分工：發(fā)明是關(guān)于產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)的技術(shù)方案，實(shí)用新型是關(guān)于產(chǎn)品或產(chǎn)品改進(jìn)的技術(shù)方案，外觀設(shè)計(jì)是針對產(chǎn)品外觀的設(shè)計(jì)方案。 該學(xué)者進(jìn)一步分析道：之所以產(chǎn)生“技術(shù)三要素”判斷法在判斷上的復(fù)雜，根源在于我國專利法中對“發(fā)明”同時(shí)做出正面定義與反面定義，“很難確保其分別界定的能夠授予專利權(quán)的主題范圍和不能授予專利權(quán)的主題范圍正好能夠‘無縫’地拼接在一起，使兩者之間既無空隙，又無重疊。若有空隙，則判斷位于其中的主題能否被授予專利權(quán)找不到法律依據(jù)；若有重疊，判斷位于其中的主題能否被授予專利權(quán)依據(jù)正反兩個(gè)定義會得出相互矛盾的結(jié)論，不知該以誰為準(zhǔn)。[11]” 因此，專利法第二條的本原只是對作為第一門檻的專利保護(hù)客體的“宣示性”規(guī)定，即其只針對“技術(shù)方案”或“設(shè)計(jì)方案”提供可能的專利法保護(hù)，表明專利法客體并不是“無所不包”而已。并且，由于專利法第二條沒有對什么是“技術(shù)”本身給出定義，因此其不宜作為是否為技術(shù)方案的具有可操作性的判別標(biāo)準(zhǔn)[12]，而具體的判斷標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)依據(jù)我國專利法第五條和第二十五條的“反面定義”來判斷。
三、關(guān)于專利客體問題的立法技術(shù) （1） 采用“正面定義”的立法技術(shù) 美國專利法第101條[13]對專利保護(hù)客體做出了如下的寬泛規(guī)定： “任何人，但凡發(fā)明或者發(fā)現(xiàn)了任何新且有用的方法、機(jī)器、制造物或組合物，或其任何新且有用的改進(jìn)，均可在符合本法所規(guī)定的條件和要求的情況下就此獲得專利。” 日本專利法第二條[14]規(guī)定：“本法所稱‘發(fā)明’，是指利用自然規(guī)律的具有一定高度的技術(shù)思想之創(chuàng)造。” （2）采用“反面定義”的立法技術(shù) 《歐洲專利公約》第五十二條第（2）項(xiàng)[15]規(guī)定： “以下各項(xiàng)不屬于第1款規(guī)定的發(fā)明： a) 發(fā)現(xiàn)、科學(xué)理論和數(shù)學(xué)方法； b) 審美創(chuàng)造； c) 智力活動、游戲或者商業(yè)活動的方案、規(guī)則和方法，以及計(jì)算機(jī)程序 d) 信息表述方法。” 而《歐洲專利公約》第五十二條第（3）項(xiàng)又強(qiáng)調(diào)：“當(dāng)且僅當(dāng)歐洲專利申請或者歐洲專利只涉及第2款規(guī)定的對象或者活動本身時(shí)，才應(yīng)當(dāng)根據(jù)第2款規(guī)定排除于專利授權(quán)之外。” 雖然美國專利法第101條規(guī)定了四種可以獲得專利保護(hù)的客體，即方法、機(jī)器、制造物和物質(zhì)組成成分（composition of matter），但在實(shí)務(wù)中僅僅依據(jù)該條規(guī)定還是難以區(qū)分哪些客體屬于能夠被授予專利權(quán)的“發(fā)明范疇”，好在美國是判例法國家，法院可以通過個(gè)案來建立或完善判斷標(biāo)準(zhǔn)，例如，1998年,美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）在State Street Bank一案中所創(chuàng)設(shè)的“是否產(chǎn)生有用、具體和實(shí)在的效果”判斷法。2008年在Bilski v Kappos案中又推翻該判斷法，轉(zhuǎn)向了“機(jī)器或轉(zhuǎn)換檢驗(yàn)法”，并認(rèn)為“機(jī)器或轉(zhuǎn)換檢驗(yàn)法是進(jìn)行第101條的客體分析的唯一檢驗(yàn)法[16]” ；2010年又被美國聯(lián)邦最高法院糾正，認(rèn)為“機(jī)器或轉(zhuǎn)換檢驗(yàn)法”不能作為判斷是否滿足客體要件的唯一工具，但也沒有完全否定，“機(jī)器或轉(zhuǎn)換檢驗(yàn)法”只是提供了“有益的重要線索”[17]，是一個(gè)很好的研究工具，但并非是確定發(fā)明是否屬于專利保護(hù)客體的唯一檢驗(yàn)法 。不過，美國專利法實(shí)務(wù)中，通過判例法，已達(dá)成了“自然規(guī)律、物理現(xiàn)象和抽象思想” 不屬于專利客體的共識。 日本專利法對于“發(fā)明”定義中所涉及“自然規(guī)律”、“技術(shù)思想”概念，并試圖“技術(shù)”進(jìn)行學(xué)理解釋。由于這些概念屬于十分基本而又抽象的概念，隨著社會進(jìn)步與科技的發(fā)展，對于“技術(shù)”的理解也不是一成不變的，用這些抽象的概念來界定“發(fā)明”，自然是一件更為困難的事情，只能是抽象概念之間的循環(huán)定義，難以成為一個(gè)簡單明了的判斷標(biāo)準(zhǔn)。 綜上，正面定義面臨的難題是無法在實(shí)務(wù)中提供清晰的、具有可操作性的判斷標(biāo)準(zhǔn)，故世界各國的專利法中，大多數(shù)都采用反面定義的立法技術(shù)。 作為反面定義的立法典范，歐洲的專利法專家[18]認(rèn)為：“公約第52條第2款a)-d)項(xiàng)以非窮盡的方式，給出了若干不作為“發(fā)明”而不授予專利的對象。它們本質(zhì)上都是抽象概念，不具有技術(shù)特征。判斷要求保護(hù)的對象是否應(yīng)予以排除，應(yīng)當(dāng)考慮整個(gè)權(quán)利要求的內(nèi)容是否具有技術(shù)性。由于它們是例外，根據(jù)公約第52條第3款，應(yīng)該進(jìn)行限制性解釋。” 對于如何進(jìn)行“限制性解釋”，歐洲也有相對明確的共識[19]：“第3款規(guī)定，只有當(dāng)權(quán)利要求指向第2款規(guī)定對象本身時(shí)，它們才不可授予專利。可見，第2款法律限制的適用范圍受到嚴(yán)格限制。所以，如果一項(xiàng)權(quán)利要求只針對第2款規(guī)定的內(nèi)容，則不可授予專利權(quán)。然而，如果一項(xiàng)權(quán)利要求既包括技術(shù)內(nèi)容，又包括予以排除的非技術(shù)內(nèi)容，它仍可以構(gòu)成一項(xiàng)‘發(fā)明’。所以，科學(xué)發(fā)現(xiàn)的實(shí)際應(yīng)用可以授予專利，因?yàn)闄?quán)利要求并沒有僅僅指向被排除的科學(xué)發(fā)現(xiàn)本身。而且，權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)作為一個(gè)整體予以考慮。”
四、客體判斷的“貢獻(xiàn)論”與商業(yè)方法專利申請文件的撰寫 2001年版審查指南在第一部分第一章中規(guī)定：“如果發(fā)明對于現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)僅僅在于屬于智力活動的規(guī)則和方法的部分，則應(yīng)將該發(fā)明視為智力活動的規(guī)則和方法，而不應(yīng)授予其專利權(quán)；如果發(fā)明對于現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)不在于或不僅僅在于屬于智力活動的規(guī)則和方法部分，則不能依據(jù)專利法第二十五條第二項(xiàng)拒絕授予其專利權(quán)。”這個(gè)判斷原則，在專利實(shí)務(wù)界內(nèi)被稱為“貢獻(xiàn)論”，或稱“技術(shù)貢獻(xiàn)論”。 換言之，“貢獻(xiàn)論”是將一項(xiàng)權(quán)利要求的特征分為兩部分，一部分是與現(xiàn)有技術(shù)共有的特征，另一部分為對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的特征，如果該做出“貢獻(xiàn)”部分的特征是智力活動的規(guī)則或方法，則該權(quán)利要求是不可專利的。 在判斷是否“智力活動的規(guī)則和方法”時(shí)，“貢獻(xiàn)論”是一個(gè)可操作性很強(qiáng)的有效工具，由于商業(yè)方法或多或少都涉及“智力活動的規(guī)則和方法”，因此上述“貢獻(xiàn)論”的判斷原則適用于與商業(yè)方法相關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造，并一度成為審查涉及商業(yè)方法專利申請的流行做法，但其主要弊端在于： 一是把權(quán)利要求的特征肢解為兩部分的作法忽略了整體分析，容易發(fā)生誤判，例如，一項(xiàng)發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的共同特征是技術(shù)性的，但卻可能因做出“貢獻(xiàn)”的特征是智力活動的規(guī)則或方法而被歸為不可專利的客體； 二是不符合審查規(guī)律，造成了邏輯上的混亂，因?yàn)榧夹g(shù)三要素是一項(xiàng)方案本身固有的特性，不取決于現(xiàn)有技術(shù)的選擇，是在檢索前就可以確定的內(nèi)容，“貢獻(xiàn)論”把專利審查的第一道門檻和第二道門檻混為一談，造成第一道門檻有越俎代庖之嫌； 三是導(dǎo)致了結(jié)果的不確定性，進(jìn)行客體判斷時(shí)，不同的審查員在運(yùn)用“貢獻(xiàn)論”可能會選擇不同的現(xiàn)有技術(shù)，從而得出不同、甚至截然相反的結(jié)論。 由于上述原因，2006年和2010年的審查指南中摒除了“貢獻(xiàn)論”，轉(zhuǎn)而采用先以智力活動規(guī)則和方法直接排除、再以技術(shù)三要素進(jìn)行檢驗(yàn)的做法，例如，用貢獻(xiàn)論來評判《專利審查指南》第九章的控制橡膠模壓[20]成型工藝的方法，其對現(xiàn)有技術(shù)做出“貢獻(xiàn)”的部分涉及阿倫尼烏斯方程式（theArrhenius equation），就可能得出其不屬于專利客體的結(jié)論，但審查指南運(yùn)用“技術(shù)三要素”分析認(rèn)為其屬于屬于專利客體：“該解決方案是利用計(jì)算機(jī)程序控制橡膠模壓成型工藝過程，其目的是為了防止橡膠的過硫化和欠硫化，解決的是技術(shù)問題，該方法通過執(zhí)行計(jì)算機(jī)程序完成對橡膠模壓成型工藝進(jìn)行的處理，反映的是根據(jù)橡膠硫化原理對橡膠硫化時(shí)間進(jìn)行精確、實(shí)時(shí)控制，利用的是遵循自然規(guī)律的技術(shù)手段，由于精確實(shí)時(shí)地控制了硫化時(shí)間，從而使橡膠產(chǎn)品的質(zhì)量大為提高，所獲得的是技術(shù)效果。因此，該發(fā)明專利申請是一種通過執(zhí)行計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)工業(yè)過程控制的解決方案，屬于專利保護(hù)的客體。” 實(shí)務(wù)中，對于涉及商業(yè)方法的專利申請審查，專利局曾嚴(yán)守著方案的“技術(shù)性”這一底線，即技術(shù)三要素缺一不可，這比美國的以“機(jī)器或轉(zhuǎn)換檢驗(yàn)法”為主的做法嚴(yán)格了很多，成為商業(yè)方法專利之路上的一只攔路虎。例如，對于商業(yè)方法相關(guān)專利申請中的權(quán)利要求，審查員首先看是否包含技術(shù)特征，如不包含，就將其歸于智力活動的規(guī)則和方法而直接排除，如果包含技術(shù)特征，只能說明該權(quán)利要求就整體而言并不是智力活動的規(guī)則和方法，審查員還會繼續(xù)判斷該權(quán)利要求是否具備技術(shù)三要素，只要其中之一如果不具備，就會以專利法第二條第二款來反駁，只有在技術(shù)三要素同時(shí)具備的情況下，才算通過客體審查這一關(guān)。 由此可見，中國審查員在進(jìn)行客體審查時(shí)，把技術(shù)問題的認(rèn)定擺在了至關(guān)重要的位置。但《專利審查指南》沒有針對專利法第二條的規(guī)定從正面回答何為技術(shù)問題，對技術(shù)手段和技術(shù)效果的修飾也只是采用了套話式定語“利用了自然規(guī)律”和“符合自然規(guī)律”，關(guān)于“技術(shù)特征”的相關(guān)描述（“技術(shù)手段通常是由技術(shù)特征來體現(xiàn)的”）聽起來就更虛無縹緲，這些都很容易導(dǎo)致審查局面的混亂。 “技術(shù)”是一個(gè)很難定義的抽象概念，對于什么是“技術(shù)性”，隨著人類改造自然的步伐不斷邁進(jìn)縱深領(lǐng)域，“技術(shù)”的內(nèi)涵也不斷地變化，從來就沒有一個(gè)明確的標(biāo)準(zhǔn)。所以，同樣的發(fā)明創(chuàng)造，不同的人在判斷其是否具備技術(shù)三要素時(shí)，結(jié)論可能因人而異，甚至截然相反。因而在實(shí)踐中，審查員在認(rèn)定技術(shù)特征和技術(shù)問題時(shí)自由發(fā)揮的裁量權(quán)太大，很容易把存在相當(dāng)技術(shù)難度的問題歸為非技術(shù)問題，把一些看似頗具技術(shù)含量的特征視為非技術(shù)特征，更有一些審查員認(rèn)為，即便是采用技術(shù)手段解決的問題也未必是技術(shù)問題，采用技術(shù)手段并不等于就包含技術(shù)特征。多數(shù)審查員只要一看到與商業(yè)領(lǐng)域相關(guān)的發(fā)明，就先入為主地為其設(shè)定一個(gè)商業(yè)目的，把專利申請歸為試圖解決商業(yè)問題、以商業(yè)規(guī)則為手段、不具備技術(shù)效果。 設(shè)想一下，如果Bilski案的金融對沖方法在中國申請專利，肯定會“栽在”技術(shù)三要素檢驗(yàn)這一關(guān)。所以，對于很多在美國通過了客體審查的商業(yè)方法專利申請，在中國恐怕可能難以通過技術(shù)三要素檢驗(yàn)這道關(guān)卡。
關(guān)于商業(yè)方法專利申請文件的撰寫還是有一定的規(guī)律可循的。實(shí)務(wù)中，申請人應(yīng)密切注意審查指南的相關(guān)規(guī)定和審查政策導(dǎo)向，運(yùn)用一些技巧性處理，商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明還是能夠獲得專利權(quán)。 首先，要全面規(guī)范發(fā)明名稱、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題、技術(shù)效果，突出整個(gè)方案的技術(shù)性，在技術(shù)問題和技術(shù)特征方面做足文章，讓審查員相信所要解決的是實(shí)實(shí)在在的客觀技術(shù)問題，在撰寫權(quán)利要求和說明書時(shí)，要善用彰顯“技術(shù)性”的詞語，慎用商業(yè)活動行為、商業(yè)規(guī)則等敏感性詞語[21]。例如，把發(fā)明要解決的問題確定為增強(qiáng)交易安全、提高交易可靠性、節(jié)約交易成本、提高交易效率、加快傳輸速度、提高資源利用率、控制工業(yè)過程、管理計(jì)算機(jī)資源、改善計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的內(nèi)部運(yùn)行性能等，把技術(shù)手段明確為加密/解密、加擾/解擾、交織/解交織、鑒權(quán)認(rèn)證、改進(jìn)傳輸機(jī)制等等，以便使發(fā)明看上去更像是一個(gè)技術(shù)方案，只能通過技術(shù)性途徑而非人為設(shè)定的商業(yè)交易規(guī)則來解決面臨的問題。 其次，盡可能描述出與硬件環(huán)境的關(guān)聯(lián)，明確地與純商業(yè)方法（如上述案例一）劃清界限。例如，如果能夠?qū)懗梢粋€(gè)類似ATM機(jī)的裝置或系統(tǒng)，以代替人工柜臺操作，減少勞動強(qiáng)度，提高工作效率等等[22]，則其通過客體審查的概率就比較高。 再者，可以先從關(guān)鍵點(diǎn)的技術(shù)角度（如加密/解密算法、鑒權(quán)機(jī)制、數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換）入手撰寫?yīng)毩?quán)利要求，然后在從屬權(quán)利要求中通過增添附加特征加以擴(kuò)展。一般情況下，獨(dú)立權(quán)利要求通過客體審查之后，從屬權(quán)利要求的專利客體問題也就一并迎刃而解。其他競爭者若想避免侵權(quán)，就只能避開含該技術(shù)特征的商業(yè)方法或系統(tǒng)了。
五、疾病的診斷和治療方法 我國與世界上大多數(shù)國家一樣，都將疾病的診斷和治療方法排除在專利客體之外。從本質(zhì)上說，疾病的診斷和治療方法難以歸入非技術(shù)方案之列，故專利法第二條的規(guī)定無法適用；而且，其也不屬于科學(xué)發(fā)現(xiàn)或者智力活動的規(guī)則。之所以在專利法第二十五條中做出如此排除規(guī)定，審查指南[23]道出了個(gè)中玄機(jī)：“出于人道主義的考慮和社會倫理的原因，醫(yī)生在診斷和治療過程中應(yīng)當(dāng)有選擇各種方法和條件的自由。另外，這類方法直接以有生命的人體或動物體為實(shí)施對象，無法在產(chǎn)業(yè)上利用，不屬于專利法意義上的發(fā)明創(chuàng)造。因此疾病的診斷和治療方法不能被授予專利權(quán)。” 其中，“出于人道主義的考慮和社會倫理的原因”，屬于公共政策方面的考量；而“這類方法直接以有生命的人體或動物體為實(shí)施對象，無法在產(chǎn)業(yè)上利用”，又落入專利法中實(shí)用性的范疇。以這兩個(gè)性質(zhì)不同的理由相“糅合”作為排除客體的理由，在專利法體系中略顯不夠“融洽”。無獨(dú)有偶,《歐洲專利公約（1973）》第52條第（4）項(xiàng)[24]規(guī)定：“醫(yī)治人體或動物的外科方法或者治療方法，或者人體或動物體之上實(shí)施的診斷方法，不是本條第（1）項(xiàng)中所稱具有工業(yè)實(shí)用性的發(fā)明。但是，本規(guī)定不應(yīng)當(dāng)及于采用這些方法的產(chǎn)品，特別是物質(zhì)或組合物。” 歐洲的立法者們似乎亦意識到在“專利客體”條款中夾雜著第二道門檻的實(shí)用性要件并不合適，于是在2000年該公約修訂時(shí)，將該項(xiàng)從第52條規(guī)定“搬家”到第53條（Exceptions to patentability）中，作為專利客體的例外規(guī)定列入該第53條之（c），這“是因?yàn)榭梢愿鼫?zhǔn)確地表明，此排除規(guī)定是基于公共政策的考量?！?000年公約修訂重新安排這一法條的位置，并不是要調(diào)整公約法律適用，而是為了保證醫(yī)療工作者和獸醫(yī)工作者進(jìn)行救治時(shí)，可以自由采用方法，不為專利保護(hù)所累。但是，對于醫(yī)治方法所采用的產(chǎn)品，公約第53條c項(xiàng)并不禁止授予專利。[25]” 如何判斷“疾病的診斷方法”，審查指南規(guī)定，需要同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件：“ (1) 以有生命的人體或動物體為對象；(2) 以獲得疾病診斷結(jié)果或健康狀況為直接目的?！?/span> 實(shí)務(wù)中，判斷“與疾病診斷有關(guān)的方法”是否屬于疾病的診斷方法，重點(diǎn)與難點(diǎn)之一在于對該方法的直接目的的把握，即判斷所述方法的直接目的是為了獲得“診斷結(jié)果”，還是為了獲得“中間結(jié)果”？ 關(guān)于“診斷結(jié)果”，如果專利申請文件中明確記載了要求保護(hù)的檢測方法所獲得的結(jié)果直接用于診斷特定類型的疾病，則通常無法將檢測結(jié)果與診斷目的割裂開來，應(yīng)當(dāng)將檢測所得到的信息認(rèn)定為“疾病的診斷結(jié)果”。例如，在申請?zhí)枮?/span>02825879.7、名稱為“檢測來自患者的生物學(xué)材料樣品中的堿性鞘磷脂酶的體外方法”的發(fā)明專利審查中，盡管權(quán)利要求是“以離體樣品為對象的”且未涉及相關(guān)疾病，但說明書記載了“堿性鞘磷脂酶在腸道中的存在以及其在結(jié)腸直腸癌中檢測到的選擇性降低說明該酶在腸道癌變中起作用”（說明書第2頁第3段）、“超過了正常的基礎(chǔ)值的過量堿性鞘磷脂酶在糞便或生物學(xué)流體中的排泄可作為結(jié)腸直腸癌變及家族性腺瘤性息肉的有價(jià)值的診斷標(biāo)記物”（說明書第2頁第4段）”，即通過檢測可能處于上述腸道病理狀態(tài)的患者糞便中的上述標(biāo)記物來獲得患者的疾病或健康狀況，確定從所獲得的堿性鞘磷脂酶的信息本身即可直接得出相應(yīng)疾病的診斷結(jié)果或健康狀況，該信息屬于“診斷結(jié)果”，相應(yīng)的檢測方法屬于疾病的診斷方法。 對于“中間結(jié)果”而言，如果根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)的醫(yī)學(xué)知識并不能從一項(xiàng)離體檢測方法所獲得的結(jié)果直接得出被測主體的疾病診斷結(jié)果或健康狀況，則這些結(jié)果應(yīng)認(rèn)定為中間結(jié)果，該檢測方法并不能獲得被測主體的疾病診斷結(jié)果或健康狀況，不屬于疾病的診斷方法。 申請?zhí)枮?/span>200710073144.X、名稱為“溶血劑、白細(xì)胞分類試劑體系及分類方法”的發(fā)明專利申請，就涉及到“中間結(jié)果”的判斷。該申請中的權(quán)利要求1如下： A、將血液標(biāo)本與足量的所述溶血劑混合適當(dāng)時(shí)間，使紅細(xì)胞完全裂解； B、在步驟A得到的混合液中加入所述抑制劑，阻止溶血劑對白細(xì)胞的進(jìn)一步損害； C、將步驟B得到的產(chǎn)物在血液分析裝置上進(jìn)行分析。” 在實(shí)質(zhì)審查階段，審查員認(rèn)為：“由說明書的記載可知，該方法以臨床血液為研究對象，該方法的檢測結(jié)果是可以獲得血液樣本中白細(xì)胞分類情況，而獲得白細(xì)胞分類情況可以反映人體的疾病診斷結(jié)果或健康狀況，并引用了參考文件1（“解讀白細(xì)胞體積分布圖及白細(xì)胞分類的臨床意義”，吳燦，《實(shí)用醫(yī)技雜志》，2006年5月，第13卷，第10期）以證明白細(xì)胞分類分析結(jié)果與疾病診斷的關(guān)系?！辈?jù)此做出駁回決定。 專利復(fù)審委員會撤銷了該駁回決定，認(rèn)為“白細(xì)胞分類結(jié)果并不能直接獲得疾病診斷結(jié)果或健康狀況”，其運(yùn)用“三段論”的分析說理值得推崇： 根據(jù)《審查指南》第二部分第一章4.3.1.1節(jié)規(guī)定“一項(xiàng)與疾病診斷有關(guān)的方法如果同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件，則屬于疾病的診斷方法，不能被授予專利權(quán)：（1）以有生命的人體或動物體為對象；（2）以獲得疾病診斷結(jié)果或健康狀況為直接目的?！?/span> 對于上述條件（1），根據(jù)權(quán)利要求10的記載可知其檢測樣品為血液標(biāo)本，這屬于離體樣品，根據(jù)《審查指南》的規(guī)定，如果權(quán)利要求10要求保護(hù)的方法以獲得該離體樣品同一主體疾病診斷結(jié)果或健康狀況為直接目的，則仍屬于疾病的診斷方法，不能被授予專利權(quán)。所以，本案關(guān)鍵在于對于權(quán)利要求10要求保護(hù)的方法的直接目的，即條件（2）的確定。 對于條件（2），根據(jù)權(quán)利要求10的記載，其主要步驟包括：“A、將血液標(biāo)本與足量的所述溶血劑混合適當(dāng)時(shí)間，使紅細(xì)胞完全裂解；B、在步驟A得到的混合液中加入所述抑制劑，阻止溶血劑對白細(xì)胞的進(jìn)一步損害；C、將步驟B得到的產(chǎn)物在血液分析裝置上進(jìn)行分析?！笨梢?，上述步驟中A、B是對于樣品的預(yù)處理步驟，這些步驟不會獲得檢測結(jié)果；步驟C可以獲得相關(guān)樣品的分析結(jié)果。 但是，合議組認(rèn)為，步驟C獲得的結(jié)果也并不與診斷結(jié)果或健康狀況直接相關(guān)。 首先，白細(xì)胞分類法是根據(jù)白細(xì)胞的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行分類和數(shù)量統(tǒng)計(jì)，體現(xiàn)的是白細(xì)胞的形態(tài)特征和數(shù)量特征，所以這一方法不僅可以應(yīng)用于醫(yī)學(xué)檢測領(lǐng)域，也可以應(yīng)用于如血液學(xué)研究的其他領(lǐng)域，用來顯示不同種群或不同個(gè)體的白細(xì)胞形態(tài)特點(diǎn)或者數(shù)量分布。而這些領(lǐng)域并不以診斷疾病為目的，白細(xì)胞分類的檢測結(jié)果僅體現(xiàn)研究對象本身的白細(xì)胞形態(tài)特點(diǎn)或數(shù)量特點(diǎn)，并不存在于疾病診斷結(jié)果或健康狀況相關(guān)的聯(lián)系。 其次，即使在醫(yī)學(xué)檢測領(lǐng)域中，白細(xì)胞分類的結(jié)果也不能認(rèn)為與診斷結(jié)果或健康狀況必然相關(guān)。駁回決定所引用的參考文獻(xiàn)1中（參見參考文獻(xiàn)1第1678頁左欄第3段）即明確記載了“無論任何類型的血細(xì)胞分析儀，用于白細(xì)胞分類都只能作過篩性實(shí)驗(yàn)，不能取代顯微鏡下分類，顯微鏡下的細(xì)胞形態(tài)學(xué)檢查仍是血細(xì)胞形態(tài)學(xué)診斷的依據(jù)，還必須結(jié)合臨床綜合考慮”。同時(shí)在《全國臨床檢驗(yàn)操作規(guī)程（第二版）》（中華人民共和國衛(wèi)生部醫(yī)政司，東南大學(xué)出版社，1997）中也有類似的內(nèi)容（參見本書“血液一般檢驗(yàn)”部分第11頁左欄第3段）。顯然，這說明基于血細(xì)胞分析儀的白細(xì)胞分類僅是一種初步篩選方法，如果要獲得與疾病或健康相關(guān)的診斷結(jié)果需要進(jìn)一步的顯微鏡下細(xì)胞形態(tài)特征檢查并且結(jié)合其他臨床表現(xiàn)。例如被檢測對象在不同年齡階段、不同生理狀態(tài)下白細(xì)胞分類結(jié)果均會有所不同，所以僅憑白細(xì)胞分類結(jié)果不能必然獲得一定的診斷結(jié)果。因此根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)中的醫(yī)學(xué)知識，白細(xì)胞分類結(jié)果并不能直接獲得疾病診斷結(jié)果或健康狀況。 綜上所述，本申請中白細(xì)胞分類的結(jié)果應(yīng)被認(rèn)定為中間結(jié)果。由于權(quán)利要求10要求保護(hù)的方法不滿足條件（2），因此不屬于疾病的診斷方法。
審查指南還規(guī)定，“如果一項(xiàng)發(fā)明從表述形式上看是以離體樣品為對象的，但該發(fā)明是以獲得同一主體疾病診斷結(jié)果或健康狀況為直接目的，則該發(fā)明仍然不能被授予專利權(quán)。” 下面的案例，涉及“同一主體”和“健康狀況”的認(rèn)定分析。 第16198號復(fù)審決定（申請?zhí)枮?/span>03136093.9）是關(guān)于如何理解“同一主體”概念的案例。該案中，權(quán)利要求1請求保護(hù)一種體外確定neu基因調(diào)節(jié)劑1基因是否為精神分裂癥易感基因的方法，“該方法包括通過聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)－直接測序法和/或聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)－限制性片斷長度多態(tài)性分析方法體外檢測neu基因調(diào)節(jié)劑1基因的序列，之后利用傳遞不平衡檢驗(yàn)分析所述neu基因調(diào)節(jié)劑1基因的等位基因在精神分裂癥核心家族中的傳遞頻率和單體型傳遞頻率，具有顯著性差異為精神分裂癥易感基因?！睂＠麖?fù)審委員會認(rèn)為：“該技術(shù)方案是以離體的基因序列為實(shí)施對象，并且在實(shí)施該方案之前已經(jīng)確定了患者對象，在對統(tǒng)計(jì)分析的樣本進(jìn)行檢測后，以確定同類疾病患者所攜帶的易感基因?yàn)榻Y(jié)果，而不是以獲得同一主體疾病診斷結(jié)果或健康狀況為直接目的。權(quán)利要求1的技術(shù)方案不屬于疾病診斷方法范疇，其符合專利法第25條第1款第（三）項(xiàng)的規(guī)定?！?/span>
申請?zhí)枮?/span>200680021949.3，名稱為“腎功能分析方法和儀器”的發(fā)明專利申請，涉及權(quán)利要求請求保護(hù)的方法是否屬于“健康狀況”的判斷。 在總共有19項(xiàng)權(quán)利要求書，共分為五組；其中，權(quán)利要求1-9涉及一種確定動物腎臟對第一種分子的血管系統(tǒng)清除的速率常數(shù)（k）的方法；權(quán)利要求10-11涉及一種確定動物體內(nèi)分子的分子濾過阻力（ξ）的方法；權(quán)利要求12-14涉及一種估計(jì)動物體內(nèi)腎小球滲透性改變的方法；權(quán)利要求15-17涉及一種確定動物體內(nèi)一種測試分子的代謝速率的方法；權(quán)利要求18-19涉及一種確定動物的血管系統(tǒng)的生理數(shù)據(jù)的方法。權(quán)利要求1-19的這些方法均涉及以動物體為直接給藥對象；并且，權(quán)利要求1-19的方法中涉及了計(jì)算公式例如(RB/RA)(t)＝c α*exp(-kt)、GP＝(IA-IB)/(IA IB)、GP＝(IB-IA)(IA IB)、GFR＝(k*V血漿)/ξ。專利復(fù)審委員會在第47269號復(fù)審決定中指出：“根據(jù)這些計(jì)算公式以及說明書公開的內(nèi)容可知，上述權(quán)利要求中不同參數(shù)的確定均直接或間接與腎小球?yàn)V過速率（GFR）相關(guān)，因而這些方法能夠從不同角度表征腎小球過濾率的狀況，另外，由于腎小球?yàn)V過速率的敏感性和特異性均較強(qiáng)，使得腎小球?yàn)V過速率是目前評估腎功能方法的重要指標(biāo)，目前臨床上對于腎功能的評估最直接的方法就是通過測定腎小球?yàn)V過速率（GFR）來實(shí)現(xiàn)的。因此，權(quán)利要求1-19方法中涉及的與GFR相關(guān)的數(shù)據(jù)測定是用于通過GFR來診斷腎功能或確定腎臟對葡萄糖的代謝、腎小球滲透等；而腎功能或確定腎臟對葡萄糖的代謝、腎小球滲透等均屬于人體或動物體的健康狀況范疇。所以，這些方法的直接目的是為了評估患者腎功能等健康狀況，也是對患者是否患有腎臟疾病的一種風(fēng)險(xiǎn)評估。”因此，權(quán)利要求1-19所述的方法屬于疾病的診斷方法，屬于專利法第25條第1款第（3）項(xiàng)規(guī)定不能被授予專利權(quán)的客體。
六、以Alice Corp.v. CLSBankInt’l 案[26]為視角----美國聯(lián)邦最高法院關(guān)于商業(yè)方法專利的專利適格性[27]判斷方法介紹 （1）基本案情 Alice公司擁有的美國5970479、6912510、7194720和7725375專利，均涉及管理各種財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)形式的基本架構(gòu)的方案。CLS銀行經(jīng)營一種促進(jìn)貨幣交易的全球網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，其于2007年提起訴訟，請求法院判令上述專利權(quán)利要求無效、專利不可執(zhí)行或者確認(rèn)其業(yè)務(wù)不構(gòu)成專利侵權(quán)。Alice公司提出反訴，指控對方業(yè)務(wù)侵犯其專利權(quán)。雙方當(dāng)事人同意以第5970479號專利的權(quán)利要求33作為方法專利的代表。該權(quán)利要求33[28]如下： “一種在當(dāng)事方之間交換債務(wù)的方法，每一方在交換機(jī)構(gòu)擁有一個(gè)債權(quán)記錄與債務(wù)記錄，該債權(quán)記錄與債務(wù)記錄用于交換預(yù)先確定的債務(wù)，而該方法包括以下步驟： （a）為每一利益相關(guān)方創(chuàng)設(shè)一個(gè)影子債權(quán)記錄與一個(gè)影子債務(wù)記錄，并由交換機(jī)構(gòu)的一個(gè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)獨(dú)立持有； （b）由每一交換機(jī)構(gòu)為每一影子債權(quán)記錄與影子債務(wù)記錄獲取交易日開始時(shí)的平衡表； （c）對于導(dǎo)致債務(wù)交換的每一筆交易，監(jiān)督機(jī)構(gòu)相應(yīng)調(diào)整每一相關(guān)當(dāng)事方的影子債權(quán)記錄與影子債務(wù)記錄，只有當(dāng)該交易在任何時(shí)候都不會導(dǎo)致影子債務(wù)記錄的價(jià)值小于影子債權(quán)記錄時(shí)，才允許其發(fā)生，而前述調(diào)整按時(shí)間的先后進(jìn)行；并且 （d）在交易日結(jié)束時(shí)，監(jiān)督機(jī)構(gòu)指示交換機(jī)構(gòu)根據(jù)前述對被允許之交易的調(diào)整而對各當(dāng)事方的債權(quán)記錄與債務(wù)記錄進(jìn)行債權(quán)與債務(wù)的交換，該債權(quán)與債務(wù)是不可撤銷的，因時(shí)間差所產(chǎn)生的債務(wù)由交換機(jī)構(gòu)承擔(dān)。” 該案恰逢美國聯(lián)邦最高法院在Bilskiv.Kappos案中判決Bilski的關(guān)于對沖的商業(yè)方法專利無效，地區(qū)法院于2011年作出判決，認(rèn)為涉案專利的所有權(quán)利要求都不具備專利適格性，因?yàn)槠鋬?nèi)容都只是抽象概念（abstract idea），只不過是描述“為了最小化風(fēng)險(xiǎn)而使用一個(gè)中立的中介者以促進(jìn)義務(wù)的同時(shí)履行”這個(gè)抽象概念而已。 此案被上訴至美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）。該院組成三人合議庭，判決推翻地區(qū)法院判決，認(rèn)為本案中并沒有“明顯證據(jù)”（manifestly evident）涉案權(quán)利要求指向了抽象概念，故認(rèn)為具有專利適格性。 由于案件有爭議，雙方又申請CAFC以全院判決（EN BANC）來重審此案。重審的結(jié)果是，在參加審判的十位法官中，有七名法官同意專利權(quán)人的方法權(quán)利要求不具專利適格性。至于系統(tǒng)權(quán)利要求，則形成了5:5的投票結(jié)果，因此仍維持一審判決。但法官之間對于此類對象究竟是否可以授予專利，還是存在相當(dāng)大的意見分歧。這一亂象也促使美國最高法院決定受理此案，從而在時(shí)隔 Bilski v.Kappos[29]案三年之后，再度就軟件和商業(yè)方法的專利適格性問題作出判決。 美國最高法院于2014年6月19日以9:0作出一致判決，該判決書由托馬斯大法官主筆。其判決理由中首先指出，關(guān)于專利適格性，美國專利法第101條并沒有做太多限制，其規(guī)定：“任何人發(fā)明或發(fā)現(xiàn)新的、有用的程序、機(jī)器、制造物、組合物，或任何新或有用的改良，符合本法其他條件或要求下，均可取得專利?！?/span> 從該條的文字表述來看，其對專利客體采用正面描述，并沒有排除任何項(xiàng)目，但美國最高法院在2013年涉及人體DNA之專利適格性的Myriad Genetics案[30]中，卻再次重申，“本法院根據(jù)長久以來的判決，自行建立了三種例外，分別是自然法則（Laws of nature）、自然現(xiàn)象（natural phenomena）與抽象概念（abstract ideas）?！?/span> 即“自然規(guī)律、自然現(xiàn)象與抽象思想”（laws ofnature,natural phenomena,and abstractideas）是不可專利的。因?yàn)檫@些東西相當(dāng)于人類從事創(chuàng)造活動的“積木”（building blocks），不能為任何人所壟斷；但是，由積木堆積而成的各種東西，則屬于可專利的發(fā)明。 美國最高法院在本案中運(yùn)用“兩步驟”判別法，以判斷是否屬于不具專利適格性的“自然法則、自然現(xiàn)象與抽象概念”。第一個(gè)步驟中，首先確定所爭議的專利權(quán)利要求是否直接指向某種不可專利的概念（patent-ineligible concept）。如果是，則需在第二個(gè)步驟中追問下去，必須先將每一個(gè)權(quán)利要求的特征（element）單獨(dú)考慮（separately），再將這些個(gè)特征有機(jī)組合之后（as a ordered combination）進(jìn)行考慮。是否“將該權(quán)利要求的本質(zhì)特征轉(zhuǎn)換為一種可專利的應(yīng)用”[31]。亦即，要判斷這些個(gè)特征有機(jī)組合之后，是否足以達(dá)到讓該專利在實(shí)際上比不具“專利適格性的概念本身”具有明顯地多（significantly more）的內(nèi)容，使之成為具有專利適格性的申請。美國最高法院解釋道：第二個(gè)步驟就是在尋找發(fā)明概念（inventive concept）。 美國最高法院認(rèn)為，涉案權(quán)利要求指向的是一種不可專利的抽象概念，即關(guān)于第三方居中結(jié)算（intermediated settlement）的抽象思想。在此部分，回顧了Benson，Flook, Diehr[32]以及最近的Bilski案件。特別是將Bilski案件中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)對沖（hedging）與該案中的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對比，說明兩者都是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)中的“積木”。 在第二個(gè)步驟中對比了2012年的Mayo案[33]，比如，在Mayo案中，在抽象思想的后面加上“將之應(yīng)用”（apply it）字樣，并不意味著就是對抽象思想的應(yīng)用；又比如，在Bilski案中，將抽象思想限定于“某一特定技術(shù)環(huán)境”，這也不能因此而具有可專利性。 美國最高法院在判決中指出，Alice公司的權(quán)利要求33只是教導(dǎo)使用者將有關(guān)居中結(jié)算的抽象思想應(yīng)用于一臺通用性計(jì)算機(jī)。如果單獨(dú)看其中的任一步驟，均屬于通常做法；將它們結(jié)合起來，也只是重述了由一臺通用計(jì)算機(jī)來操作實(shí)現(xiàn)居中結(jié)算的概念。它們并沒有提出關(guān)于計(jì)算機(jī)本身功能的改進(jìn)，也沒有在任何其他技術(shù)領(lǐng)域的改進(jìn)。因此，這樣做不足以導(dǎo)致將抽象思想轉(zhuǎn)化為一種可專利的發(fā)明。 Alice公司的其他獨(dú)立權(quán)利要求同樣沒有為抽象思想提供實(shí)質(zhì)性東西。最終，美國最高法院認(rèn)為涉案專利的三項(xiàng)權(quán)利要求，均不具有專利適格性。 有三位大法官聯(lián)合發(fā)表了協(xié)同意見（索托馬約爾大法官執(zhí)筆，金斯伯格與布雷耶大法官加入），他們認(rèn)為，上述判決理由是在重申斯蒂文斯大法官在Bilski案中的觀點(diǎn)，基于歷史原因，做生意的方法已經(jīng)排除在專利制度之外，但由于三位大法官完全同意涉案請求保護(hù)的客體屬于抽象概念，故贊同主流意見。
本章小結(jié)
本章介紹了專利保護(hù)客體的概念及美國、歐洲即日本關(guān)于專利客體的立法技術(shù)。其中，美國采取正面定義的方式，但通過判例法，與時(shí)俱進(jìn)地不斷調(diào)整專利保護(hù)客體的內(nèi)涵，歐洲采用反面排除的立法技術(shù)，而我國專利法第五條、第二十五條亦同樣采用反面排除的立法技術(shù)，但專利法第二條卻被列入專利客體的審查依據(jù)，成為駁回理由與無效理由，由此造成專利審查實(shí)務(wù)中爭議不斷。我國也一度奉行“貢獻(xiàn)論”來處理專利客體問題，其根源在于沒有把專利法第二條的規(guī)定理解為“宣示性”條款，卻當(dāng)作具體的客體判斷標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)前的審查實(shí)踐中，已經(jīng)將原來的專利客體轉(zhuǎn)向到通過創(chuàng)造性進(jìn)行審查的軌道上來，但這種認(rèn)識上的反復(fù)與轉(zhuǎn)變?nèi)灾档脴I(yè)內(nèi)深入思考。專利客體問題表面上看屬于“第一道門檻”的簡單判斷問題，但在美國，已經(jīng)演變成調(diào)整專利保護(hù)力度的“調(diào)節(jié)閥”。美國最高法院繼2010年Bilski v.Kappos案之后，又在2012年，就MayoCollaborative Services et al. v. Prometheus Laboratories案做出判決，否定了以自然法則作為診斷方法的可專利性；2013年，在Associationfor Molecular Pathology et al. v. Myriad Genetics中，認(rèn)為可分離的基因?qū)儆谧匀唤绲漠a(chǎn)品而不可專利；2014年，在Alice Corp. v. CLSBank案中，重審了一種以計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)抽象概念不可專利。從上述案例可以看出，美國最高法院基于對科技工具、公共政策的考量和應(yīng)對非專利實(shí)施主體（NPE）的興訟，借助于對專利適格性的三個(gè)例外性解釋，將之前通?？勺鳛槭跈?quán)主題的商業(yè)方法、疾病診斷/檢測方法以及分離的基因片段等極大排除在可授權(quán)主題的范圍之內(nèi)。以往不是問題的專利客體已經(jīng)成為可否獲準(zhǔn)專利的關(guān)鍵問題，使美國專利訴訟的重心得以重塑。專利客體的問題不僅僅是專利法自身的事情，其與產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷程息息相關(guān)。
[1]我國將“發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)”同時(shí)規(guī)定在一部專利法中的做法比較少見，大多數(shù)國家的專利法只涉及發(fā)明專利。但美國專利法中，將“Utility Patent”和“Design Patent”同時(shí)規(guī)定在一部專利法中。 [2] 美國早在1930年就在專利法中引入了植物專利的特別條款，1952年專利法的第161-164條，就是關(guān)于“植物專利”品種的規(guī)定。 [3]美國對人工培養(yǎng)的動物，是給予專利法保護(hù)的， 1988年4月12日，哈佛大學(xué)的Philip Leder和Timothy Stewart通過基因工程的方法制備出具有高度易感乳腺癌的基因工程小鼠，其專利申請獲美國專利商標(biāo)局的批準(zhǔn)。但在歐洲，其同族專利曾被歐洲專利局駁回，但歐洲專利局上訴委員會在T19/90號決定中撤消了歐洲專利局的駁回決定，后被授予EP0169672號歐洲專利。 |
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