最高法知產庭首例專利確認不侵權案 | IP法寶

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【作者】IP法寶知產專題編輯組

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7月3日，最高人民法院知識產權法庭（簡稱最高法知產庭）針對VMI荷蘭公司(VMI HOLLAND B.V.)（簡稱VMI公司）、固鉑（昆山）輪胎有限公司（簡稱固鉑公司）與薩馳華辰機械（蘇州）有限公司（簡稱薩馳公司）確認不侵害專利權糾紛一案作出終審裁定，裁定駁回VMI公司和固鉑公司的上訴，維持一審駁回起訴的裁定。

本案是最高法知產庭首例專利確認不侵權案件，其對專利確認不侵權之訴的受理條件給予了明確的法律適用指引和闡述，構成知識產權類請求確認不侵權訴訟的重要指導案例。

2018年5月24日，薩馳公司向蘇州市知識產權局提交專利侵權糾紛處理請求，稱固鉑公司使用VMI公司的MAXX型號輪胎一次法成型機（簡稱MAXX輪胎成型機）侵犯其專利號為ZL201420660550.1的實用新型專利權（簡稱涉案專利權）。蘇州市知識產權局基于案件管轄原因于6月12日將該行政投訴案件移送至江蘇省知識產權局，后者于7月5日受理該糾紛處理請求。

2018年8月15日，江蘇省知識產權局出具中止處理通知書，因國家知識產權局專利復審委員會受理了固鉑公司提出的涉案專利權無效宣告請求，故江蘇省知識產權局接受固鉑公司的請求，決定中止處理該案件。

2018年9月24日，VMI公司向薩馳公司郵寄催告函，稱薩馳公司向蘇州市知識產權局提起行政投訴，使得VMI公司和其中國客戶的生產經營處于極為不穩(wěn)定狀態(tài)，要求薩馳公司撤回行政投訴或依法提起侵權訴訟。

薩馳公司于2018年9月26日簽收了該函件，并于9月30日向VMI公司回函，稱其將會提起針對任何包括固鉑公司和VMI公司在內的侵權者的訴訟或行政投訴。10月19日，江蘇省蘇州市中級人民法院（簡稱蘇州中院）收到薩馳公司起訴VMI公司和固鉑公司侵犯其涉案專利權的訴訟材料，并于11月7日立案受理了該專利侵權訴訟。

2018年10月29日，VMI公司和固鉑公司向蘇州中院提交了確認不侵權之訴的訴訟材料，蘇州中院于11月7日立案，即為本案。蘇州中院審理后裁定駁回VMI公司和固鉑公司的起訴，二公司不服，提起上訴。最高法知產庭于2019年4月2日立案，4月25日公開開庭審理，7月3日作出終局裁定。

專利確認不侵權之訴的制度目的在于防止專利權人濫用警告權，在專利權人主張相對方侵權的同時又不采取法定程序予以解決，使得相對方處于法律關系不確定狀態(tài)的情形下，賦予相對方以訴權，可提起確認不侵權之訴，結束不確定狀態(tài)。

但為了防止專利確認不侵權之訴泛濫，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（簡稱《專利法司法解釋》）第18條設置了訴訟的受理條件，即只有在“權利人向他人發(fā)出侵犯專利權的警告，被警告人或者利害關系人經書面催告權利人行使訴權，自權利人收到該書面催告之日起一個月內或者自書面催告發(fā)出之日起二個月內，權利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權的訴訟的”情形下，法院才會受理。

在本案中，法院重點考察的也是VMI公司和固鉑公司的起訴是否符合專利確認不侵權之訴的受理條件，具體爭議焦點包括三點：其一是薩馳公司提起的專利侵權糾紛處理請求是否構成專利法意義上的侵權警告，其二是薩馳公司提起專利侵權訴訟的時間如何確定；其三是VMI公司和固鉑公司提起的確認不侵權之訴的請求是否超越涉案專利權侵權糾紛處理請求的范圍。

1.薩馳公司的專利侵權糾紛處理請求是否構成專利法意義上的侵權警告

對于該問題，一審的蘇州中院和二審的最高法知產庭得出了不同的結論。

蘇州中院認為，薩馳公司屬于依法維權行為，不存在濫用知識產權、不配合或阻礙行政程序正常開展的情形，故薩馳公司的行政投訴不構成專利法意義上的侵權警告。對此。最高法知產庭指出，專利權人是否濫用其權利并非認定其行為是否構成侵權警告的前提，蘇州中院對此認定有誤。

最高法知產庭表示，在專利侵權糾紛中，對于糾紛由專利行政部門處理還是由法院審理，專利權人有一定的選擇權，但無論該糾紛由專利行政部門處理還是由法院審理，關鍵均在于確定被控侵權產品或方法是否落入涉案專利權的保護范圍。在本案中，專利權人薩馳公司請求行政部門處理專利侵權糾紛，該請求僅針對使用MAXX輪胎成型機的固鉑公司，但其處理結果可能直接影響未作為被請求人的當事人，即MAXX輪胎成型機的生產者VMI公司的利益。因此，應將薩馳公司提起的專利侵權糾紛處理請求認定為屬于《專利法司法解釋》第18條所稱的侵權警告。

由最高法知產庭的這一認定可知，《專利法司法解釋》第18條所稱的侵權警告不限于書面的警告函，只要是權利人的行為能使被控侵權人或利害關系人處于是否侵權的不確定狀態(tài)，就足以啟動確認不侵權之訴，因此，向行政部門投訴也可能會被視為侵權警告。這一做法在此前的案例中也有所體現(xiàn)，如，在中國社會科學出版社與費德里克·沃恩有限責任公司確認不侵犯注冊商標專用權案（參見北京市高級人民法院（2005）高民終字第00513號裁定書）中，法院亦認為，由于被告已向工商行政管理機關投訴原告侵權，而工商行政管理機關的處罰決定中并未就原告的行為是否侵犯被告的商標專用權作出認定，若法院不予處理將會使得該問題仍處于未定的狀態(tài)，影響原告對涉案圖書的正常經營，故法院認定本案具備提起確認不侵權之訴的要件。

2.薩馳公司提起專利侵權訴訟的時間如何確定

根據《專利法司法解釋》第18條的規(guī)定，專利權人若未在收到被警告人的書面催告之日起一個月內或者自書面催告發(fā)出之日起二個月內撤回警告或提起訴訟，則法院對于被警告人或利害關系人的專利確認不侵權之訴應予以受理。

因此，本案的關鍵在于如何認定薩馳公司提起專利侵權訴訟的時間。VMI公司發(fā)出書面催告的時間為2018年9月24日，薩馳公司收到VMI公司的書面催告為同年9月26日，故薩馳公司需在同年11月24日或者10月26日前，或撤回警告或提起訴訟。事實上，蘇州法院于2018年10月19日收到薩馳公司的專利侵權訴訟材料，10月26日收到薩馳公司預交的案件受理費，11月7日立案受理該訴訟。此時的問題在于，應以薩馳公司向蘇州中院提交訴訟材料的日期作為其提起侵權訴訟的時間，還是以蘇州中院立案受理的時間作為薩馳公司提起侵權訴訟的時間？

蘇州中院對此認為，當權利人提起訴訟、請求法院救濟自己的權利時，其請求的意思表示到達法院即發(fā)生法律效力，即應認定權利人積極主張了權利，故應以薩馳公司提交訴訟材料的時間點為準。最高法知產庭贊成該觀點，認定薩馳公司起訴的時間為2018年10月19日，仍在VMI公司發(fā)出催告函兩個月之內、薩馳公司收到催告函一個月之內。

3.VMI公司和固鉑公司提起的確認不侵權之訴的請求是否超越涉案專利權侵權糾紛處理請求的范圍

從制度功能上看，專利確認不侵權之訴的目的在于將被警告人或利害關系人從法律權利義務的不安定狀態(tài)中解救出來，制止專利權人對知識產權的濫用，實現(xiàn)當事人之間的利益平衡，這也決定了專利確認不侵權之訴是當事人的一種輔助救濟手段。因此，專利確認不侵權之訴的請求范圍也不應超出專利權人侵權警告，即本案中的涉案專利權侵權糾紛處理請求的范圍，這也是受理專利確認不侵權之訴的基本前提。

在本案中，VMI公司和固鉑公司于2019年1月16日向蘇州中院寄送增加訴訟請求申請書，請求確認VMI245全自動一次法輪胎成型機（簡稱VMI245輪胎成型機）不侵害涉案專利權。對此，二審中，各方當事人均確認MAXX輪胎成型機與VMI245輪胎成型機屬于不同設備。在此基礎上，最高法知產庭指出，薩馳公司的專利侵權糾紛處理請求僅涉及MAXX輪胎成型機，且相關專利行政部門亦僅針對MAXX輪胎成型機展開相應處理程序，故可認定薩馳公司的侵權警告僅指向MAXX輪胎成型機，而當事人不能提起超出侵權警告范圍的確認不侵害專利權之訴。因此，最高法知產庭不予支持VMI公司和固鉑公司增加訴訟請求不應被駁回、蘇州中院違反法定程序的上訴理由。

綜上，最高法知產庭糾正了蘇州中院認為薩馳公司提起的專利侵權糾紛處理請求不屬于專利法意義上的侵權警告的結論，同時認為薩馳公司提起專利侵權訴訟的時間應以其提交訴訟材料的日期為準，由于未超過法定期限，故VMI公司和固鉑公司提起的專利確認不侵權之訴不符合法定的受理條件，且不能超越薩馳公司提起的專利侵權糾紛處理請求的范圍。因此，對于VMI公司和固鉑公司提起的上訴，最高法知產庭裁定駁回上訴，維持原裁定。