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外觀設(shè)計專利的重要性持續(xù)上升，但其基本法律卻充滿了怪異之處。問題的關(guān)鍵在于專利法判決的通常書寫方式。大多數(shù)先例專利判決都非常注重實用專利原則，但令人驚訝的是，新穎性、顯而易見性、明確性、實施性和書面描述等相同的專利原則也適用于外觀設(shè)計專利領(lǐng)域。 聯(lián)邦巡回法院決定重新評估這種二分法的情況，特別是與顯而易見性問題相關(guān)的問題。正在審查的案件是LKQ Corp. 訴 GM Global Tech，21-2348（聯(lián)邦巡回法院，2023 年）。法院提出了六個關(guān)鍵問題供當(dāng)事人考慮：
該案本身涉及通用汽車零部件的設(shè)計專利，例如前擋泥板。參見 D797,625。外觀設(shè)計專利的存在意味著維修配件必須來自授權(quán)的制造商和渠道。多年來，汽車保險公司和其他公司一直認(rèn)為這不當(dāng)?shù)卦黾恿顺杀尽?br>
D797,625 美國外觀專利圖 最初的上訴裁決是非判例性的，并支持 PTAB IPR 裁決，即專利挑戰(zhàn)者未能證明顯而易見性。法院依據(jù)Rosen & Durling中描述的測試，重點關(guān)注應(yīng)與所主張的設(shè)計“基本相同”的主要參考。值得注意的是，這是一種與實用專利顯而易見性原則中采用的方法截然不同的方法。 最初盡管陪審團(tuán)發(fā)表了一份全面意見，但勞里法官和斯塔克法官也發(fā)表了單獨的意見。Lourie法官表示，外觀設(shè)計專利的顯而易見性測試與實用新型專利的顯而易見性測試不同是完全可以接受的。“因此，裝飾性設(shè)計的顯而易見性需要與實用發(fā)明不同的考慮因素。” 斯塔克法官基于程序理由（放棄某些論點）不同意多數(shù)人的意見。 巴里·歐文 (Barry Irwin) 與馬克·萊姆利 (Mark Lemley) 教授和馬克·麥肯納 (Mark McKenna) 教授合作提交了全體請愿書。Fish & Richardson 的 Joseph Herriges 和 John Dragseth 代表通用汽車。 法院特別邀請美國政府提交法庭之友陳述，并歡迎法庭之友提交更多陳述，并指出這些陳述“可以在未經(jīng)法院同意和許可的情況下提交”。如果您支持 LKQ（使外觀設(shè)計專利無效變得更容易），法庭之友陳述將于 8 月底到期。如果您支持通用汽車，簡報將于九月下旬到期。 讓我們回顧下此案此前的判例過程： 聯(lián)邦巡回法院確認(rèn)汽車零部件競爭對手 LKQ 和 GM 之間的設(shè)計專利 IPR 和 PGR 決定，再次確認(rèn)設(shè)計專利性；拒絕推翻外觀設(shè)計專利顯而易見性判例，要求提供與 KSR 不兼容的主要參考資料。 針對汽車零部件的設(shè)計專利的普通觀察者是零部件的零售和商業(yè)買家，而不是整車的買家； 預(yù)期參考必須顯示所有側(cè)面，以便能夠正確地與要求保護(hù)的設(shè)計進(jìn)行比較； 外觀設(shè)計專利顯而易見性判例要求存在具有“基本相同”外觀設(shè)計特征的主要參考。 2023 年 1 月 20 日，聯(lián)邦巡回法院同樣確認(rèn)了對雙方復(fù)審 (IPR) 和授權(quán)后復(fù)審 (PGR) 兩項最終書面決定的上訴，維持外觀設(shè)計專利有效性，克服預(yù)期和顯而易見性挑戰(zhàn)。 根據(jù) 35 USC §171，任何人為制品發(fā)明任何新的、原創(chuàng)的和裝飾性的設(shè)計都可以獲得專利，并且為設(shè)計專利識別制品已變得更加重要繼最近的案件判決之后，現(xiàn)在可能會更明確地影響（i）對預(yù)期和顯而易見性的現(xiàn)有技術(shù)分析，（ii）侵權(quán)范圍和現(xiàn)有技術(shù)比較，以及（iii）侵權(quán)者利潤形式的損害賠償。 聯(lián)邦巡回法院的這一最新決定強(qiáng)調(diào)了識別相關(guān)制造物品如何通過影響普通觀察者的識別來影響外觀設(shè)計專利侵權(quán)和有效性的另一個方面。“普通觀察者”測試適用于侵權(quán)、預(yù)期和顯而易見性。Int'l Seaway Trading Corp. 訴 Walgreens Corp.，589 F.3d 1233（聯(lián)邦巡回法院，2009 年）。 汽車零部件的普通觀察者是零部件采購商，而不是汽車采購商 通用汽車的設(shè)計專利針對車輛前滑桿和車輛前擋泥板的裝飾性外觀。LKQ 根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)參考文獻(xiàn)，向兩項外觀設(shè)計專利申請有效性審查。美國專利商標(biāo)局專利審判和上訴委員會 (PTAB) 提起訴訟，進(jìn)行審判并發(fā)布最終書面決定，得出結(jié)論認(rèn)為 LKQ 沒有通過優(yōu)勢證據(jù)證明在有效申請日期之前是預(yù)期的或顯而易見的。
LKQ 辯稱，更換零部件是之前整車銷售的下游結(jié)果，PTAB 過分強(qiáng)調(diào)所謂的微不足道的差異，而這些差異對于正確的普通觀察者來說并不重要。 PTAB 確定，“普通觀察員”將包括購買更換防滑桿和前擋泥板的零售消費者，并強(qiáng)調(diào)該設(shè)計專利要求保護(hù)特定部件或物品，而不是整個車輛。 聯(lián)邦巡回法院同意 PTAB 的調(diào)查結(jié)果，即普通觀察員將包括購買替換零件的零售消費者和商業(yè)替換零件購買者，并有大量證據(jù)支持，并指出 LKQ 本身從事銷售個人替換零件的業(yè)務(wù)，專利設(shè)計旨在特定的汽車零部件，而不是整車的設(shè)計，并且 LKQ 有時是通用汽車針對汽車零部件的設(shè)計專利的授權(quán)被許可人。 外觀設(shè)計專利預(yù)期——并非沒有可進(jìn)行全面比較的觀點 應(yīng)用普通觀察者的理解，PTAB 在 PGR 中得出結(jié)論，盡管存在一些相似之處，但參考文獻(xiàn)并未顯示所要求保護(hù)的設(shè)計的某些方面（例如底部或側(cè)面），并且從提供的圖像中可見的內(nèi)容創(chuàng)建了不同的外觀設(shè)計。總體印象。PTAB 指出，LKQ 沒有提供所謂的主要參考圖像，以便能夠與本發(fā)明的相應(yīng)視圖進(jìn)行有說服力的比較；提供的視圖沒有顯示足夠的底視圖以進(jìn)行比較并顯示模糊的側(cè)面。委員會不相信普通觀察者會被欺騙而購買所引用的參考文獻(xiàn)，認(rèn)為它是專利設(shè)計，因此拒絕了預(yù)期。 外觀設(shè)計專利顯而易見性——并非沒有存在的主要參考 應(yīng)用外觀設(shè)計專利顯而易見性判例，PTAB 發(fā)現(xiàn) LKQ 未能識別出與所要求保護(hù)的設(shè)計具有基本相同設(shè)計特征的主要參考文獻(xiàn)，因此它沒有考慮次要現(xiàn)有技術(shù)參考文獻(xiàn)，并且對于 IPR 和 PGR，PTAB 均指出所主張的設(shè)計與所主張的主要參考文獻(xiàn)之間的一些差異。 聯(lián)邦巡回法院的結(jié)論是，LKQ 保留了最高法院 KSR 判決是否與外觀設(shè)計專利顯而易見性有關(guān)的問題，但拒絕作為專家組推翻外觀設(shè)計專利顯而易見性判例。 外觀設(shè)計專利顯而易見性涉及兩步分析：首先，是否存在與所要求保護(hù)的設(shè)計具有“基本相同”設(shè)計特征的主要“羅森”參考文獻(xiàn)，從整體上辨別其視覺印象；其次，設(shè)計師是否會這樣做普通技術(shù)人員修改主要參考以創(chuàng)建與所要求保護(hù)的設(shè)計作為整體具有相同總體印象的設(shè)計。Durling 訴 Spectrum Furniture Co., Inc.，101 F.3d 100（聯(lián)邦巡回法院，1996 年）；關(guān)于羅森，673 F.2d 388 (CCPA 1982)
在 KSR International Co. v. Teleflex, Inc., 550 US 298, 419 (2007) 中，法院指出“顯而易見性分析不能受到教學(xué)、建議和動機(jī)等詞的形式主義概念的限制……” LKQ 辯稱，鑒于 KSR，PTAB 在確定所謂的主要參考文獻(xiàn)“基本相同”后跳過了第二個 Durling 步驟，因此沒有考慮所有現(xiàn)有技術(shù)參考文獻(xiàn)，這是不恰當(dāng)?shù)摹?nbsp; 聯(lián)邦巡回法院在分析雙方立場和 PTAB 裁決后指出，KSR 并未涉及或討論外觀設(shè)計專利，并且自作出裁決以來的十五年多時間里，KSR 僅在 50 多起涉及外觀設(shè)計專利的上訴中的兩起案件中提出過，并且尚未在其決定中得到解決。盡管小組成員在口頭辯論中對 KSR 表達(dá)了對 Rosen 的極大懷疑，但聯(lián)邦巡回法院的意見 per curiam（未簽名）得出的結(jié)論是，如果沒有最高法院的明確指示，它不能推翻 Rosen 或 Durling，但它沒有發(fā)現(xiàn)最高法院的明確指示在KSR。 在繼續(xù)評估 Rosen 和 Durling 案件中的顯而易見性時，聯(lián)邦巡回法院指出 PTAB 發(fā)現(xiàn)了主要參考文獻(xiàn)與所主張的設(shè)計之間存在一些差異，這些差異總體上創(chuàng)造了并非基本相同的整體裝飾設(shè)計，并發(fā)現(xiàn)這一點有大量證據(jù)支持。 繼續(xù)挑戰(zhàn) LKQ 正在地區(qū)法院積極對通用汽車、現(xiàn)代汽車、起亞汽車提起外觀設(shè)計專利糾紛訴訟，并在國際貿(mào)易委員會對起亞和現(xiàn)代汽車提起訴訟，零部件和保險行業(yè)已倡導(dǎo)并多次提出立法，尋求汽車維修零部件設(shè)計專利侵權(quán)的例外情況例如，第 117 屆國會（2021-2022 年）的 HR3664、《汽車維修運(yùn)輸省錢法案》或《智能法案》建議將標(biāo)準(zhǔn)的 15 年外觀設(shè)計專利期限（從頒發(fā)之日起計算）的執(zhí)行期限限制為僅 30 個月自首次公開發(fā)售起（2.5 年）。 如果 LKQ 決定進(jìn)一步質(zhì)疑這些聯(lián)邦巡回法院的決定，請繼續(xù)關(guān)注在判決后 14 天內(nèi)（即 2023 年 2 月 3 日）或根據(jù)調(diào)卷令向最高法院申請小組重審和/或全席審查的可能性。，在 90 天內(nèi)，即 2023 年 4 月 20 日之前。 |
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