日前
2017年度上海法院十大典型案例新鮮出爐，我院審理的晨光文具股份有限公司訴得力集團有限公司等侵犯外觀設計專利權糾紛案入選。
2016年10月26日，上海知識產權法院公開開庭審理該案，并于2016年12月23日作出一審判決。一審判決后，當事人均未上訴。本案對于生活常見產品外觀設計近似性的認定具有重要的借鑒意義，被最高法院評為“2016年中國法院10大知識產權案件”、被市知識產權聯席會議評選為“2016年上海知識產權十大典型案例”、被市高院評選為“2016年上海法院知識產權司法保護十大案件”。
下面再來瞅一遍：
“整體觀察，綜合判斷”在外觀設計專利
侵權案件中的具體運用
【裁判要旨】
外觀設計近似的判斷中，應遵循“整體觀察，綜合判斷”的原則。在具體案件中，既應考察被訴侵權設計與授權外觀設計的相似性，也應考察其差異性；應分別從被訴侵權產品與授權外觀設計的相同設計特征和區別設計特征出發，就其對整體視覺效果的影響分別進行客觀分析，避免主觀因素的影響。未付出創造性勞動，通過在授權外觀設計的基礎上，改變或添加不具有實質性區別的設計元素以及圖案和色彩，實施外觀設計專利的，構成對外觀設計專利權的侵犯。
【案情】
原告是ZL200930231150.3號名稱為“筆（AGP67101）”的外觀設計專利的專利權人，申請日為2009年11月26日，授權公告日為2010年7月21日，目前處于有效狀態。
2015年11月30日，原告在“天貓”網上被告坤森公司經營的“得力坤森專賣店”公證購買了被告得力公司生產的得力A32160中性筆，即被訴侵權產品。經比對，被訴侵權產品設計與授權外觀設計在基本構成、筆桿及筆帽的整體形狀、筆桿頂端與筆帽頂端的形狀、筆帽相對于筆桿的長度、筆夾與筆帽的連接方式、筆夾長出筆帽的長度等方面基本相同。具體體現在：1.兩者均由筆桿和筆帽組成，筆帽上設有筆夾；2.筆桿、筆帽整體均呈粗細均勻的四周圓角柱體；3.筆桿頂部與筆帽頂部均有正方形錐臺突起，筆桿頂部錐臺中央有圓孔；4.筆帽長度約為筆桿長度的四分之一；5.筆夾上端與筆帽頂端錐臺弧形相連；6.筆夾略長于筆帽，長出部分約占筆夾總長度的十分之一；7.主體靠近筆頭處內徑略小，四周表面中心位置各有一凸狀設計，筆頭為圓錐狀。區別點主要在于：1.被訴侵權設計的筆桿靠近筆尖約三分之一處有一環狀凹線設計，而授權外觀設計沒有凹線設計；2.被訴侵權設計的筆夾外側有長方形錐臺突起，而授權外觀設計的筆夾外側沒有突起；3.被訴侵權設計的筆夾內側為光滑平面，而授權外觀設計的筆夾內側有波浪狀突起；4.被訴侵權設計的筆夾下端是平直的，而授權外觀設計的筆夾下端為弧形。（見附圖）
2016年1月21日，晨光公司向上海知識產權法院提起訴訟，其認為，其從坤森公司所購買的得力公司制造的產品與原告外觀設計專利產品屬于相同產品，且外觀設計近似，兩被告的行為構成對原告專利權的侵犯，故訴至法院，請求法院判令：1.兩被告立即停止侵犯原告ZL200930231150.3號外觀設計專利權的行為，即被告得力公司立即停止制造、銷售行為，被告坤森公司立即停止銷售、許諾銷售行為；2.兩被告銷毀所有庫存侵權產品以及制造侵權產品的專用設備、模具；3.被告得力公司賠償原告經濟損失180萬元及為制止侵權所支付的合理費用20萬元。
得力公司辯稱，雖然被訴侵權產品是其制造并銷售的，但該產品與原告專利外觀設計不相同也不近似，被告行為不構成對原告專利權的侵犯。即使構成侵權，原告訴請的賠償數額及合理費用也過高。原告訴請缺乏事實與法律依據，故請求法院駁回原告的全部訴訟請求。
坤森公司未作答辯。
【審判】
上海知識產權法院經審理認為，被訴侵權產品與原告專利產品均為筆，系相同種類產品。兩者在整體視覺效果上存在一定差異，外觀設計并不相同。因此，案件主要爭議在于，被訴侵權設計與授權外觀設計是否構成近似，即兩者在整體視覺效果上是否存在實質性差異。在該問題的判斷上，既應考慮被訴侵權設計與授權外觀設計的相似性，也應考慮其差異性。應分別考察被訴侵權設計與授權外觀設計的相同設計特征與區別設計特征對整體視覺效果的影響，根據整體觀察，綜合判斷的原則進行判定。
就相同設計特征來說，授權外觀設計的筆桿主體形狀、筆桿頂端形狀、筆帽主體形狀、筆帽頂端形狀、筆帽相對于筆桿的長度、筆夾與筆帽的連接方式、筆夾長出筆帽的長度等方面的設計特征，在整體上確定了授權外觀設計的設計風格，而這些設計特征在被訴侵權設計中均具備，可以認定兩者在整體設計風格及主要設計特征上構成近似。
對于兩者所存在的區別點對整體視覺效果的影響，法院認為：1.筆夾內側的平滑設計系慣常設計，且處于一般消費者不易觀察到的部位，對整體視覺效果的影響極其有限；2.筆夾下端的弧形區別，僅是整支筆乃至筆夾的細微局部差別，不足以影響整體視覺效果；3.筆夾外側的長方形錐臺突起雖然在筆夾上占據了較大面積，但筆夾對于筆的整體視覺效果的影響首先在于它的整體形狀、大小、與筆帽的連接方式及長出筆帽的長度比例等，在這些因素均相同的情況下，筆夾外側的錐臺突起對于整支筆的整體視覺效果影響有限，不足以構成實質性差異；4.筆桿上的凹線設計位于筆桿靠近筆尖約三分之一處，只是橫向環繞在筆桿上，面積很小，屬于局部設計特征，對整體視覺效果的影響亦有限。綜上，被訴侵權設計與授權外觀設計所存在的上述四點區別設計特征，不足以構成對整體視覺效果的實質性差異。
對于被訴侵權設計所采用的與授權外觀設計不同的色彩和圖案對近似認定的影響，法院認為，外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準。形狀、圖案、色彩是構成產品外觀設計的三項基本設計要素。本案授權外觀設計的簡要說明中并未明確要求保護色彩，因此，在確定其保護范圍及侵權判定時，不應將色彩考慮在內。此外，從圖片或照片中顯示的授權外觀設計來看，其并不存在因形狀產生的明暗、深淺變化等所形成的圖案，故在侵權判定時，圖案要素亦不應考慮在內。被訴侵權設計在采用與授權外觀設計近似的形狀之余所附加的色彩、圖案等要素，屬于額外增加的設計要素，對侵權判斷不具有實質性影響。否則，他人即可通過在授權外觀設計上簡單添加圖案、色彩等方式，輕易規避專利侵權，這無疑有悖于專利法鼓勵發明創造、促進科技進步和創新的立法本意。
綜上，法院認為，根據整體觀察、綜合判斷的原則，被訴侵權設計采用了與授權外觀設計近似的設計風格，使用了影響授權外觀設計整體視覺效果的設計特征，其與授權外觀設計的區別點不足以對整體視覺效果產生實質性影響，即不構成實質性差異。因此，被訴侵權設計與授權外觀設計構成近似，被訴侵權設計落入原告外觀設計專利權的保護范圍。原告及被告得力公司均為國內較有影響的文具生產企業，在新產品的自主研發上更應投入更多的精力，對自身產品研發過程中涉及的法律風險也應有較為專業的認知。被告得力公司未付出創造性勞動，通過在原告授權外觀設計的基礎上，改變或添加不具有實質性區別的設計元素以及圖案和色彩，實施原告外觀設計專利，構成對原告外觀設計專利權的侵犯，應當承擔停止侵害、賠償損失的民事責任。
在適用法定賠償時，法院結合本案具體情況，主要考慮以下因素：1.原告專利為外觀設計專利；2.專利有效期自2009年11月26日開始，侵權行為發生時保護期已近半；3.筆類產品的利潤有限；4.消費者在選購筆類產品時，除形狀外，筆的品牌、筆芯質量、外觀圖案、色彩等，都是其主要的考慮因素，即得力公司使用授權外觀設計形狀所獲侵權利潤只是被訴侵權產品獲利的一部分，不能將被訴侵權產品的全部利潤作為本案侵權獲利。根據以上因素，結合本案其他情節，法院酌情確定被告得力公司的賠償數額。
原告的確委托了律師進行訴訟，并支付了訴訟法律服務費20萬元。法院尊重包括律師在內的所有訴訟參與人在本案查清事實、分清責任過程中所作出的努力。律師費用的收取系當事人與律師之間意思自治的結果，法院不予干涉。但法律所規定的要求侵權人承擔的原告開支，應當限制在合理范圍內，超過合理范圍的數額不應由侵權人承擔，故法院根據本案案件復雜程度、律師工作量、實際判賠數額與請求賠償額，參考司法行政部門規定的律師收費標準，酌定被告得力公司支付原告律師費用5萬元。
上海知識產權法院作出一審判決：一、被告得力公司立即停止制造、銷售侵犯原告外觀設計專利權產品的行為；二、被告坤森公司立即停止許諾銷售、銷售侵犯原告外觀設計專利權產品的行為；三、被告得力公司賠償原告經濟損失50,000元及制止侵權的合理費用50,000元。
一審判決后，當事人均未上訴，案件已經生效。
【評析】
《最高人民法院關于審理專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》確定了外觀設計近似判斷的“整體觀察，綜合判斷”方法，但這一方法原則性較強，不同的裁判者，由于個人經驗及認知的差異，在是否構成近似的認定上，有時會得出截然相反的結論。本案對于“整體觀察，綜合判斷”方法在具體案件中的運用進行了一定的探索，以在案件審理中減少主觀因素的影響，得出相對客觀的結論。
首先，分別確定被訴侵權產品與授權外觀設計的相同設計特征和區別設計特征。這一步在法庭調查階段完成。應當注意引導當事人在比對時對相同設計特征和區別設計特征均進行陳述，避免僅僅注意區別設計特征，而忽略了對相同設計特征的歸納。因為如果僅僅關注區別設計特征，在判斷被訴侵權產品與授權外觀設計在整體視覺效果上是否存在差異時，主觀上容易將區別設計特征放大，輕易認定被訴侵權設計與授權外觀設計不構成近似。
其次，以一般消費者的知識水平和認知能力，分別分析相同設計特征和區別設計特征對整體視覺效果的影響。在此應注意以下幾點：
一
在分析相同設計特征對整體視覺效果的影響時，首先應將由功能唯一限定或因其他原因已經成為慣常設計的元素排除在外。如汽車輪胎的圓形形狀是由功能唯一限定的，不能將該形狀對整體視覺效果的影響考慮在內。注意區別慣常設計和現有設計?，F有設計中只有被一般消費者所熟知的、只要提到產品名稱就能想到的相應設計，才構成慣常設計。例如,提到包裝盒就能想到其有長方體、正方體形狀的設計。
二
不能僅僅因為某個設計元素在現有設計中出現過，就排除其對整體視覺效果的影響，除非該元素已經成為慣常設計或被訴侵權產品與授權外觀設計的相同點在單一現有設計中都已經存在。在我國當前已授權的外觀設計專利中，完全拋棄現有設計而創造出的全新設計是很少的。多數外觀設計專利是吸收現有設計中的某些元素，通過組合或是混搭形成新的設計。本案中，筆桿、筆帽、筆夾上的若干設計元素，在現有設計中都可能找到相同或近似的元素，但不能因某個元素在現有設計中出現過就否定授權專利的穩定性，也不能因此將其排除在對整體視覺效果產生影響的因素之外。
三
現有設計抗辯應與單獨一項現有設計進行比對，不能與多個現有設計共同比對。而且，要將現有設計與被訴侵權產品進行比對，不能將其與授權外觀設計進行比對。在被訴侵權產品與現有設計不相同，但有相當程度的近似時，在判斷該近似是否構成實質性相同時，可以考慮以下幾點：1.被訴侵權產品與現有設計的區別是否是細微的、非顯著性的；2.被訴侵權產品是否是由現有設計轉用得到的，且該具體的轉用手法在相同或者相近種類產品的現有設計中存在啟示；3.被訴侵權產品是否是由現有設計或者現有設計特征組合得到的，且該具體的組合手法在相同或者相近種類產品的現有設計中存在啟示。如果存在上述情況，則可以認定被告現有設計抗辯成立。
四
產品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位，對整體視覺效果更具有顯著影響；不容易觀察到的部位及局部細微的變化，則對整體視覺效果不足以產生顯著影響。如筆夾內側的設計，其處于筆夾與筆帽之間的位置，一般消費者不容易觀察到，不應認定為對整體視覺效果產生影響。本案中，被訴侵權產品筆夾內側波浪狀突起的區別設計特征就屬該種情況。
五
區別設計特征在整體設計中所占大小比例可以作為對整體視覺效果是否產生顯著影響的參考。如筆桿上的凹槽設計、筆夾上的弧線設計在整體設計中所占比例并不大，因此沒有認定其對整體視覺效果產生顯著影響。
六
對于未將色彩、圖案納入保護范圍的外觀設計，不應將被訴侵權設計的色彩和圖案對整體視覺效果的影響考慮在內。否則，他人可通過在授權外觀設計上簡單添加圖案、色彩等方式，輕易規避專利侵權，這無疑有悖于專利法鼓勵發明創造、促進科技進步和創新的立法本意。
【案號】
（2016）滬73民初113號
【案例編寫人】徐飛
上海知產法院干警原創
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