專利法司法解釋及案例 （三）禁止反悔原則 (上)

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條：

專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第十三條：

權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。

案號：【(2009)民申字第239號】

所謂禁止反悔原則是指專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在專利侵權糾紛案件中不得再主張將其納入專利權保護范圍。在被控侵權人未主張適用禁止反悔原則時，人民法院是否可以主動適用禁止反悔原則，現行法律以及司法解釋對此未作明確規定。

在申請再審人沈其衡與被申請人上海盛懋交通設施工程有限公司(以下簡稱盛懋公司)侵犯實用新型專利權糾紛案 [(2009)民申字第239號]中，最高人民法院指出，即使被控侵權人沒有主張適用禁止反悔原則，人民法院也可以根據業已查明的事實，適用禁止反悔原則對等同范圍予以必要限制。

該案的基本案情是：2000年12月18日，沈其衡向國家知識產權局申請了名稱為“汽車地樁鎖”的實用新型專利，2001年 11月21日被授予專利權。涉案專利的權利要求1為：“一種汽車地樁鎖，其特征在于：它由底座(1)、芯軸(2)、活動樁(3)和鎖具(4)構成，所述底座(1)固定在地面上，所述活動樁(3)通過芯軸(2)與座(1)相連，活動樁設有供鎖具(4)插入的孔。”2003年3月19日，案外人川陽公司就涉案專利向國家知識產權局專利復審委員會提出無效宣告請求，專利復審委員會作出第6101號決定，宣告權利要求1無效，在權利要求2、 3、4的基礎上維持專利權有效。沈其衡不服該決定提起行政訴訟，其在起訴狀中稱：“活動樁設有供鎖具插入的孔。該描述的含義是，鎖具不是永久固定在孔中，而是根據使用狀態呈現兩種連接關系，即鎖定時位于活動樁的孔中，打開時，從孔中取出，與活動樁的孔分離。”2005年4月15日，北京市高級人民法院作出(2005)高行終字第 37號行政判決(以下簡稱第37號行政判決)，撤銷第6101號決定。2006年3月15日，專利復審委員會重新作出第8127號決定，維持涉案專利權有效。第8127號決定認定：“在鎖閉地樁鎖時，權利要求1的活動樁上所設置的孔可供鎖具整體的插入以達到鎖閉地樁鎖的目的，開啟地樁鎖時，可將鎖具全部取出，活動樁上也無需設置附加的固定裝置來固定鎖具，因而本專利相對于現有技術具有實質性特點和進步……具備創造性。”2006年9月26日，沈其衡向上海市第一中級人民法院起訴稱，盛懋公司生產、銷售的汽車車位鎖落入涉案專利權的保護范圍，請求判令盛懋公司停止侵權、賠償損失。上海市第一中級人民法院認定，被控侵權產品的鎖具是固定在底座上的，與權利要求1中的“活動樁設有供鎖具插入的孔”不相同，根據禁止反悔原則，沈其衡不能以等同為由主張專利侵權成立，判決駁回沈其衡的訴訟請求。上海市高級人民法院二審維持了一審判決。2009年 1月9日，沈其衡向最高人民法院申請再審。2009年8月18日，最高人民法院裁定駁回了沈其衡的再審申請。

最高人民法院審查認為，禁止反悔原則是對認定等同侵權的限制，為了維持專利權人與社會公眾之間的利益平衡，不應對人民法院主動適用禁止反悔原則予以限制。因此，在認定是否構成等同侵權時，即使被控侵權人沒有主張適用禁止反悔原則，人民法院也可以根據業已查明的事實，通過適用禁止反悔原則對等同范圍予以必要的限制，以合理地確定專利權的保護范圍。

案號：【（2009）民提字第20號】

在申請再審人湖北午時藥業股份有限公司（以下簡稱午時公司）與被申請人澳諾（中國）制藥有限公司（以下簡稱澳諾公司）、原審被告王軍社侵犯發明專利權糾紛案〔（2009）民提字第20號〕中，最高人民法院認為，從涉案專利審批文檔中可以看出，專利申請人進行的修改是針對國家知識產權局認為涉案專利申請公開文本權利要求保護范圍過寬，在實質上得不到說明書支持的審查意見而進行的；被訴侵權產品的相應技術特征屬于專利權人在專利授權程序中放棄的技術方案，不應當認為其與權利要求1中的技術特征等同而將其納入專利權的保護范圍。

本案的基本案情是：澳諾公司系名稱為“一種防治鈣質缺損的藥物及其制備方法”發明專利（以下簡稱涉案專利）的被許可人。涉案專利權利要求1為：“一種防治鈣質缺損的藥物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的藥劑：活性鈣4-8份，葡萄糖酸鋅0.1-0.4份，谷氨酰胺或谷氨酸0.8-1.2份。”涉案專利申請公開文本中，其獨立權利要求為可溶性鈣劑，可溶性鈣劑包括葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣。國家知識產權局第一次審查意見通知書中，審查員認為，該權利要求書中使用的上位概念“可溶性鈣劑”包括各種可溶性的含鈣物質，它概括了一個較寬的保護范圍，而申請人僅對其中的“葡萄糖酸鈣”和“活性鈣”提供了配制藥物的實施例，對于其它的可溶性鈣劑沒有提供配方和效果實施例，所屬技術領域的技術人員難于預見其它的可溶性鈣劑按本發明進行配方是否也能在人體中發揮相同的作用，權利要求在實質上得不到說明書的支持，應當對其進行修改。申請人根據審查員的要求，對權利要求書進行了修改，將“可溶性鈣劑”修改為“活性鈣”。2006年11月25日，澳諾公司提起訴訟稱，午時公司生產、銷售新鈣特牌“葡萄糖酸鈣鋅口服溶液”，王軍社銷售該產品，侵犯了涉案專利權。經鑒定，午時公司產品含有葡萄糖酸鈣，而涉案專利是活性鈣。河北省石家莊市中級人民法院一審認為，只有為了使專利授權機關認定其專利申請具有新穎性或創造性而進行的修改或意見陳述，才產生禁止反悔的效果，并非專利申請過程中關于權利要求的所有修改或意見陳述都會導致禁止反悔原則的適用。本案專利權人將獨立權利要求中的“可溶性鈣劑”修改為“活性鈣”，是為了使其權利要求得到說明書的支持，不產生禁止反悔的效果。被訴侵權產品與涉案專利構成等同。遂判決午時公司、王軍社承擔侵權責任。午時公司不服一審判決，提起上訴。河北省高級人民法院對一審判決中有關禁止反悔原則的認定予以認可，遂判決駁回上訴，維持一審判決。午時公司不服二審判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院提審本案后于2010年3月23日作出再審判決，撤銷一、二審判決，駁回澳諾公司的訴訟請求。

最高人民法院再審認為：1.關于權利要求1中記載的“活性鈣”是否包含“葡萄糖酸鈣”的問題。涉案專利申請公開文本權利要求2以及說明書第2頁明確記載，可溶性鈣劑是“葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣”。可見，在專利申請公開文本中，葡萄糖酸鈣與活性鈣是并列的兩種可溶性鈣劑，葡萄糖酸鈣并非活性鈣的一種。此外，涉案專利申請公開文本說明書實施例1記載了以葡萄糖酸鈣作為原料的技術方案，實施例2記載了以活性鈣作為原料的技術方案，進一步說明了葡萄糖酸鈣與活性鈣是并列的特定鈣原料，葡萄糖酸鈣并非活性鈣的一種。澳諾公司辯稱，專利申請人在涉案專利的審批過程中，將“可溶性鈣劑”修改為“活性鈣”屬于一種澄清性修改，修改后的活性鈣包括了葡萄糖酸鈣在內的所有組分鈣。然而，從涉案專利審批文檔中可以看出，專利申請人進行上述修改是針對國家知識產權局認為涉案專利申請公開文本權利要求中“可溶性鈣劑”保護范圍過寬，在實質上得不到說明書支持的審查意見而進行的，同時，專利申請人在修改時的意見陳述中，并未說明活性鈣包括了葡萄糖酸鈣，故澳諾公司認為涉案專利中的活性鈣包含葡萄糖酸鈣的主張不能成立。2.關于活性鈣與葡萄糖酸鈣是否等同的問題。專利權人在專利授權程序中對權利要求1所進行的修改，放棄了包含“葡萄糖酸鈣”技術特征的技術方案。根據禁止反悔原則，專利申請人或者專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，在專利侵權糾紛中不能將其納入專利權的保護范圍。因此，涉案專利權的保護范圍不應包括“葡萄糖酸鈣”技術特征的技術方案。被訴侵權產品的相應技術特征為葡萄糖酸鈣，屬于專利權人在專利授權程序中放棄的技術方案，不應當認為其與權利要求1中記載的“活性鈣”技術特征等同。原審判決對禁止反悔原則理解有誤，將二者認定為等同特征不當。

案號：【（2010）民提字第158號】

在申請再審人江蘇萬高藥業有限公司（以下簡稱萬高公司）與被中請人成都優他制藥有限責任公司（以下簡稱優他公司）、原審被告四川科倫醫藥貿易有限公司（以下簡稱科倫公司）侵犯發明專利權糾紛案〔（2010）民提字第158號〕（以下簡稱萬高公司再審案）中，最高人民法院根據專利權人在涉案專利授權和無效宣告程序中作出的意見陳述，以及涉案專利說明書中記載的有關不同工藝條件所具有的技術效果的比較分析，認定被訴侵權產品中的相關技術特征與涉案專利中的對應技術特征不構成等同，被訴侵權產品沒有落入涉案專利權利要求1的保護范圍。

本案的基本案情是：優他公司是名稱為“藏藥獨一味軟膠囊制劑及其制備方法”的發明專利（以下簡稱涉案專利）的專利權人。涉案專利權利要求1中關于獨一味提取物的提取方法為：B1、取獨一味藥材，粉碎成最粗粉； B2、加水煎煮二次，第一次加10～30倍量的水，煎煮1～2小時，第二次加10～20倍量水，煎煮0.5～1.5小時；B3、合并藥液，濾過，濾液濃縮成稠膏；B4、減壓干燥，粉碎成細粉，過200目篩，備用。2007年2月7日，優他公司向四川省成都市中級人民法院提起訴訟稱，萬高公司使用涉案專利制造和銷售、科倫公司銷售“獨一味軟膠囊”，侵犯了涉案專利權。四川省成都市中級人民法院在一審中根據優他公司的申請向國家食品藥品監督管理局（以下簡稱國家藥監局）調取了“獨一味軟膠囊”生產工藝的研究資料，載明被訴侵權產品中獨一味提取物的提取方法為：bl、取獨一味藥材1000g，粉碎；b2、加10倍量水煎煮3次，每次1小時；b3、合并煎液，濾過，濾液濃縮成相對密度為1.30的清膏；b4、在80℃以下干燥，研成細粉備用。萬高公司、科倫公司主張本案應適用禁止反悔原則，一審法院未予支持并認定構成侵權。萬高公司不服，向四川省高級人民法院提起上訴。萬高公司認為，涉案專利的原始權利要求僅包含產品劑型、組成和配比的特征，優他公司在涉案專利審查過程中對原始權利要求進行了限縮性修改，增加了對獨一味提取物提取方法的限定，并在后續的無效審查程序中主張涉案專利所述的獨一味提取物的提取方法未被現有技術公開，與現有技術如《中華人民共和國藥典》（2000年版，一部）（以下簡稱《藥典》）中的獨一味提取物并不等同，而萬高公司獨一味提取物的提取方法依據的就是《藥典》中的現有技術，故根據禁止反悔原則，萬高公司獨一味提取物的提取方法與涉案專利技術方案中的提取方法不構成等同。二審法院認為，應視為優他公司在專利授權和無效程序中放棄了僅包含藥品劑型、組成和配比特征的技術方案。同時，通過比較可知，萬高公司獨一味提取物的提取方法與《藥典》中記載的提取方法并不相同，區別在于萬高公司的提取方法增加了對煎煮加水比例的限定，并增加了將干燥所得物研成細粉的限定。可見被訴侵權產品的技術方案并不在優他公司在專利授權和無效程序中所放棄的技術方案范圍內，故對于萬高公司認為一審判決違反禁止反悔原則的主張不予支持，遂判決維持一審判決。萬高公司不服，向最高人民法院申請再審。最高人民法院再審查明，涉案專利說明書第12頁“最佳提取條件的確定”一節記載：“取獨一味提取物三份，每份1000g，加20倍水，分別煎煮1次、2次、3次，分別濾過，濾液濃縮，干燥，……結果表明，煎煮2次和煎煮3次，得粉率和木犀草素含量接近，為降低生產成本，選擇煎煮2次。”說明書第15頁“實驗例5浸膏粉細度的確定”一節記載：“減小粒度，增加分散媒粘度都可以有效地減小沉降速度，保證混懸液的穩定性。……試驗結果表明過200目篩的細粉沉降比值最大，因此，將獨一味提取物干粉碎成過200目篩的細粉，制成的軟膠囊內容物混懸體系最穩定。”根據《藥典》“凡例”記載，細粉指能全部通過五號篩即80目篩，但含有能通過六號篩（即100目篩）不少于95%的粉末。萬高公司在申請再審時提交了三份批生產記錄，其記載的工藝過程包含了粉碎過80目篩的內容，并無過200目篩的步驟。在涉案專利申請授權的程序中，優他公司作出的意見陳述書記載：“根據審查意見，申請人對原權利要求1進行了修改，增加了對獨一味提取物的限定，具體是以說明書所述獨一味提取物的四種制備方法加以限定”；“本發明所述獨一味提取物的四種制備方法為發明人進行了大量的工藝篩選和驗證試驗后最終確定的工藝步驟，現有技術中并沒有公開，由此得到的本發明中所述的獨一味提取物與現有技術如《中華人民共和國藥典》（2000年版，一部）中的獨一味提取物并不等同。”最高人民法院于2010年11月24日作出再審判決，撤銷一、二審判決，駁回優他公司的訴訟請求。

最高人民法院再審認為：優他公司在涉案專利授權和無效宣告程序中作出的意見陳述中強調“本發明所述獨一味提取物的四種制備方法為發明人進行了大量的工藝篩選和驗證試驗后最終確定的工藝步驟，現有技術中并沒有公開，由此得到的本發明中所述的獨一味提取物與現有技術中的獨一味提取物并不等同。”優他公司還在涉案專利說明書第12頁“最佳提取條件的確定”一節強調，煎煮2次與煎煮3次相比，可以降低生產成本，所以選擇煎煮2次；在說明書第15～16頁“實驗例5浸膏粉細度的確定”一節強調，將獨一味提取物粉碎成過200目篩的細粉，制成的軟膠囊內容物混懸體系最穩定。因此，根據《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第十七條的規定，并參照《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條的規定，“煎煮2次”與“煎煮3次”、“粉碎成細粉，過200目篩”與“研成細粉”均不構成等同特征，被控侵權產品沒有落入涉案專利權利要求1的保護范圍。

禁止反悔原則是對認定等同侵權的限制，也是重要的不侵權抗辯的手段。