外觀設計專利侵權判定常規工作步驟

我國的外觀設計專利制度系從國外引進而來。許多專利從業者認為，外觀設計專利侵權判定工作難度大，其原因在于“多頭引進”導致立法所依據的理論并不特別明晰、成文法的規定也不特別具體。

一、問題的由來

2015年1月1日至2016年12月31日，全國知識產權案件量呈上升趨勢，2016年較之2015年同比上升41.34%。案由分布情況如下圖所示，著作權侵權案件量占50.20%，其中以作品信息網絡傳播權侵權為主；商標權侵權案件量占34.17%；專利權侵權案件量占15.63%，其中外觀設計專利權案件最多。[1]

2017年，人民法院共新收一審、二審、申請再審等各類知識產權案件237242件，審結225678件（含舊存），比2016年分別上升33.50%和31.43%。[2]

針對2017年全國法院知識產權案件基本特點，最高人民法院知識產權審判庭庭長宋曉明特別提出：一年來，各類知識產權案件特別是著作權案件大幅增長。在知識產權民事一審案件中，著作權、商標和專利案件分別為137267件、37946件、16010件，同比上升分別為57.80%、39.58%、29.56%。[3]

2017年，北京知識產權法院審結專利侵權案件320件，其中涉及發明專利163件、實用新型55件、外觀設計102件。專利侵權判賠額中位值為18萬元，支持率為47.6%。[4]2017年北京知識產權法院審結專利授權確權行政案件755件，其中涉及發明的387件、實用新型200件、外觀設計137件、不詳31件。[5]

由此，但從案件數量上看，外觀設計專利侵權判定方法和工作步驟在實踐中的地位不容小覷。

侵害發明、實用新型專利權的判定原則，即“全面覆蓋”原則，已被司法解釋明文規定，判斷侵害發明和實用新型專利的方法和步驟已經基本成熟、穩定。但是，判定侵害外觀設計專利權方法和步驟，還不是特別明確，更難稱“成熟、穩定”。盡管司法解釋明文規定了“整體觀察、綜合判斷”原則，但是在外觀設計侵權判定實踐中，僅憑這個抽象的原則知道操作是遠遠不夠的。從業者們只能從各級人民法院的生效案例、典型案例、指導案例中歸納總結侵害外觀設計專利權的判斷方法和工作步驟。

二、建議的工作步驟

第一步，判斷權利基礎（涉案外觀設計專利）是否合法有效、應予保護。

判斷的方法主要是核查涉案專利的六視圖、簡要說明是否清楚、完整，審核其專利權評價報告、專利登記簿、繳費憑證、專利無效決定書，綜合判斷涉案專利是否符合專利法授權條件、是否應得到司法保護。

第二步，判斷被控侵權產品與涉案專利產品種類是否相同或相近。

 “認定產品種類是否相同或者相近，應當以外觀設計產品的功能、用途、使用環境為依據。確定產品的用途時，可以按照下列順序參考相關因素綜合確定：外觀設計的簡要說明、國際外觀設計分類表、產品的功能以及產品銷售、實際使用情況等因素。如果外觀設計產品與被訴侵權外觀設計產品的功能、用途、使用環境沒有重疊，則外觀設計產品與被訴侵權產品不屬于相同或者相近類別產品。”[6]

第三步，確定外觀設計專利的保護范圍，解析涉案外觀設計專利的設計特征。

1.根據專利授權文本，從六視圖中解析出形狀、圖案、形狀 圖案、形狀 色彩、圖案 色彩、形狀 圖案 色彩等設計特征（也稱設計要素，下文不再贅述），分別列表通過文字或圖片描述。

2.從上述設計特征中，結合簡要說明，識別出具有裝飾性、獨特性的設計要點（區別于現有設計的獨特設計點），需要檢索現有設計，用“現有設計群”來證明。

在本文中，現有設計群與現有設計狀況含義相同。“現有設計狀況是指在外觀設計專利申請日之前在國內外為公眾所知的相同或相近種類產品的外觀設計的整體狀況以及各設計特征的具體狀況。有證據證明現有設計具有與設計特征相同或基本相同的設計的，則該設計特征對產品整體視覺效果影響較小。”[7]

第四步，根據第三步解析內容，將涉案專利與被控侵權產品進行比對

1.確定本領域一般消費者的認知水平和認知能力。

一般消費者，是一種假設的“人”，對其應當從知識水平和認知能力兩方面進行界定，界定時應當考慮外觀設計專利申請日時授權外觀設計所屬相同或者相近種類產品的設計空間。　一般消費者的知識水平和認知能力取決于現有設計的狀況。當事人應當依據現有設計的狀況主張一般消費者的知識水平和認知能力。

作為外觀設計產品的一般消費者應當具備：（1）對外觀設計專利申請日之前相同種類或者相近種類產品的外觀設計及其常用設計手法具有常識性了解；（2）對外觀設計產品之間在形狀、圖案以及色彩上的區別具有一定的分辨力，但不會注意到產品的形狀、圖案以及色彩的微小變化。

2.列出上述設計特征、設計要點中容易被一般消費者觀察到的重點部位。

3.識別和歸納專利與產品設計方案中的相同點和不同點。

以本領域一般消費者的視角根據第三步中解析的設計特征（設計要素），逐個到被控侵權產品中去識別、挑選，識別出專利設計特征與被控侵權產品特征的相同點和不同點。產品的形狀、圖案以及色彩之間只存在微小變化應判定為相同。

第五步，分析、判斷不同點中設計特征對侵權判定結果的影響。

1.分析、判斷專利設計要點（獨特點）在相同點列表中還是在不同點列表中。

2.分析、判斷容易被一般消費觀察到的設計特征，在相同點列表中還是在不同點列表中。

3.分析、判斷不同點中的設計特征是否屬于功能性技術特征。

4.分析、判斷不同點中的每個設計特征，設計空間大還是設計空間小。

5.分析、判斷不同點中是否存在足以使被控侵權產品區別于涉案專利的顯著獨特性特征。

第六步，根據整體觀察、綜合判斷的原則進行最終的綜合判斷。

1.設計要點是否全部包含在相同點列表里？肯定的結論有利于專利權人。

2.一般消費者容易觀察到的重點部位的設計特征是否都在相同點列表里？肯定的結論有利于專利權人。

3.全部不同點的設計空間是否均足夠大？設計空間大有利于專利權人。

4.不同點中的設計特征是否屬于功能性技術特征？屬于功能性技術特征有利于專利權人。

5.不同點中不存在足以使被控侵權產品區別于涉案專利的顯著個性特征？否定性結論有利于專利權人。

如果上述判斷要點全部有利于專利權人，則可以認定被控侵權產品與涉案專利要求保護的設計方案相同或相似。

如果不同點中存在至少一個與涉案專利顯著不同的獨特性特征，使得被控侵權產品具有與涉案專利顯著不同的個性特征，則應判定不相同或不相似。

在上述兩點情形之間的情況，比較難以判定。判斷者應根據整體觀察、綜合判斷的原則，結合案情設定各判斷要點的權重，進行綜合判斷。

第七步：判斷是否為生產經營目的制造、銷售、許諾銷售、進口被控侵權產品。

根據現行專利法，使用與外觀設計設計特征相同或相似的產品不侵權。

判斷為生產經營目的制造、銷售、許諾銷售、進口被控侵權產品的行為與判斷侵害發明專利權權的方法相同。

第八步：抗辯事由是否成立。

除不侵權抗辯之外，審查、判斷當事人提出的現有設計抗辯、合法來源抗辯、先用權抗辯等是否成立。

值得指出的是，上述工作步驟是常規的工作步驟，并沒有特別考慮到成套產品的外觀設計、圖形界面外觀設計的動態設計、要求保護色彩的外觀設計、使用透明材料能夠實現內部透視的外觀設計等特殊情況。

三、尚未解決的問題

1.如何識別和確定“形狀”設計特征？

形狀是否系指產品的三維輪廓？

是否要根據涉案專利的六視圖確定至少六個形狀設計特征？

是否要根據一般消費者的視角，確定容易被觀察到的形狀設計特征？

2.設計要點、獨特設計特征如何證明？

根據法律、司法解釋、指導案例、北京市高級人民法院專利侵權判定指南等的要旨，專利權人應當檢索現有設計群，并利用現有設計群說明設計要點是具有獨特性。

法律推定一般消費者“對外觀設計專利申請日之前相同種類或者相近種類產品的外觀設計及其常用設計手法具有常識性了解”。但是，在現有條件下，專利權人是否有條件達到法律規定的一般消費者的認知能力和認知水平？

最實際的問題是，專利權人如何才能找到一個有效的工具，檢索到相同或近似種類產品的現有設計及常用設計手法？

3.如何證明“被控侵權產品具有區別于涉案專利的顯著個性特征”？

被告是否也要站在一般消費者的視角，利用現有設計群作為證據，證明被控侵權產品中存在獨特性設計，該特征使得被控侵權產品具有與涉案專利顯著不同的個性特征？

如同專利權人面臨的困難一樣，如何才能找到一個有效的工具，讓被告能夠檢索到相同或近似種類產品的現有設計群呢？

四、初步的結論

1.外觀設計侵權判定應遵循整體觀察、綜合判斷的判定原則。

2.外觀設計侵權判定時應重點關注專利設計要點、一般消費者容易觀察到的部分、設計空間大小、功能性設計特征。

3.外觀設計侵權判定時還應關注被控侵權產品中是否存在涉案專利所不具備的獨特設計特征，該獨特設計特征是否足以導致被控侵權產品具有與涉案專利顯著不同的個性特征。

4.針對設計要點、獨特設計特征，專利權人（原告）和被控侵權人（被告）需要利用現有設計群作為證據進行證明。

5.確定產品類別時，應參考外觀設計專利授權文本的簡要說明、國際外觀設計分類表、產品的功能以及產品銷售、實際使用情況；當被控侵權產品的功能、用途、使用環境與涉案專利不存在重疊時，應判定不構成侵權。

[1]《最高法院：知識產權侵權案件大數據分析》，作者bjpaa.org