一、案件起源美國GM Global Technology Operations LLC 于2016年8月24日在美國專利商標局USPTO提交了第29/575,313號外觀設計專利申請，于2017年9月19日獲得授權公告，專利號為US D797,625，專利名稱為Vechiel Fronter Fender汽車前翼子板。該外觀設計產品使用在通用汽車公司2018-2020年Chevrolet Equinox雪佛蘭探界者車型上。'625專利保護的汽車前輪擋泥板長這樣：
'625專利外觀圖樣 LKQ Corporation及Keystone Automotive Industries Inc.作為汽車零部件銷售商，獲得通用汽車公司多項外觀設計專利授權許可，其中包括’625專利。當專利授權許可到期時，通用汽車公司聲稱LKQ銷售的汽車零部件侵權其專利權，包括侵犯’625專利權。作為回應，LKQ公司在美國專利商標局專利審查與上訴委員會（PTAB），對’625專利發起多方復審（IPR，Inter Partes Review）申請，主張’625專利，相對于對比設計US D773,340，不具有美國專利法§102規定的新穎性，或相對于’340專利與2021款現代TUCSON車型前輪擋泥板的結合，不具有美國專利法§103規定的非顯而易見性non-obviousness。’625專利、’340專利及TUCSON車型前輪擋泥板對比如下：
（注：LIAN為’340專利，以下使用LIAN表述’340專利） 美國專利審查與上訴委員會PTAB在審查決定中認為，對于普通觀察者ordinary observer來看，'625專利與對比設計LIAN的整體視覺上存在特定清晰可見的相似性certain articulable and visible similarities，但也有以下7個區別：（1）輪拱形狀及末端；（2）車門線；（3）突出物；（4）sculpting；（5）轉折線；（6）第一、二褶皺；（7）凹面線，由此影響整體視覺效果，兩者不是實質相同[注：LKQ Corp. et al. v. GM Global Technology Operations LLC, 21-2348, at *7 (Fed. Cir. May 21, 2024)]，’625專利相對于LIAN具有新穎性。在判斷非顯而易見性non-obviousness上，PTAB適用Rosen-Durling標準，認為LKQ公司未找到Resen-Durling標準中要求的Rosen對比設計，因此未證明’625專利是顯而易見的。 二、什么是Rosen-Durling標準？美國是判例法國家。Rosen-Durling標準由兩個外觀設計專利非顯而易見性判斷先例組成，一是1982年由美國聯邦關稅及專利上訴法院（Court of Customs and Patent Appeals, CCPA[注：聯邦關稅及專利上訴法院CCPA是聯邦巡回上訴法院CAFC的前身。隨著CAFC于1982年設立，CCPA職能被吸收合并至CAFC中。]）裁判的In re Rosen, 673 F.2d 388, 391(CCPA 1982)，二是1996年由聯邦巡回上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC或Fed. Cir.）裁判的Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc., 101 F. 3d. 100, 103 (Fed. Cir. 1996)。 Rosen-Durling標準包括兩步，第一步，根據In re Rosen案，在將現有設計結合比對之前，一方必須找到一個設計特征與涉案外觀設計專利基本相同（basically the same as the claimed design）的單一現有設計（single reference），作為主要對比設計（primary reference，或稱為Rosen Reference）。在沒有Rosen Reference時，則不需進行第二步判斷，即次要對比設計（Secondary Reference）是否可能被用于修改（modify）Rosen Reference，以得到整體視覺效果與涉案外觀設計專利相同的外觀設計。然而，在Durling案下，任何次要對比設計必須與主要對比設計十分相關（so related），達到一項對比設計中的特定裝飾特征的視覺效果能被用于另一項對比設計的啟示（the appearance of certain ornamental features in one would suggest the application of those features to the other）的標準。 PTAB認為，LKQ公司引用的對比設計LIAN與’625專利至少有7處區別特征，LIAN不符合Rosen-Durling標準中對主要對比設計的要求，不能作為Rosen Reference，進而LKQ未證明’625專利是顯而易見的。LKQ不服PTAB決定，上訴至聯邦巡回上訴法院，主張美國聯邦最高法院在KSR案中推翻了Rosen-Durling標準。聯邦巡回上訴法院于2023年1月20日判決維持PTAB決定，認為在沒有聯邦最高法院明確指示時，其不能推翻Rosen-Durling標準，另外聯邦最高法院是否已經推翻Rosen-Durling標準也是不清楚的。LKQ不服而申請重審，聯邦巡回上訴法院于2023年6月30日批準重審申請，并于2024年5月21日作出全席判決en banc，明確放棄Rosen-Durling標準。 三、Whiteman Saddle案、Graham案、KSR案簡介在介紹聯邦巡回法院推翻Rosen-Durling標準的裁判邏輯及確立的新標準之前，有必要簡單介紹美國聯邦最高法院做出幾個非常重要的非顯而易見性判斷先例，分別為1893年的Whiteman Saddle案，1966年的Graham案，以及2007年的KSR案。了解這些先例，有助于了解理解LKQ案裁判邏輯。 Whiteman Saddle案[ 注：Smith v. Whitman Saddle Co., 148 U.S. 674 (1893)]是一件外觀設計專利侵權案件，美國聯邦最高法院在此認為，外觀設計專利與發明專利所適用的法律沒有實質區別，適用于發明專利授權相關的法律法規同樣適用于外觀設計專利，包括如新穎性規定；現有設計元素之間的簡單選擇、采用，而未超出模仿能力的運用（the exercise of the imitative faculty）的設計不能獲得外觀設計專利保護；判斷外觀設計是否相同要以一般觀察者的視角，判斷設計的視覺效果是否相同。同時，聯邦最高法院在判決中指出，涉案專利來源于兩個現有設計的結合，這種結合是本領域技術人員使用常用技術手段簡單得到的（in the exercise of the ordinary skill of workmen of the trade, and in the way and manner ordinarily done）。 在Graham案[注：Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)]中，美國聯邦最高法院確立了發明專利非顯而易見性判斷一般標準及其他創造性考慮因素（four-part obviousness test），其裁判要旨為：發明專利非顯而易見性判斷的一般方法是，個案分析現有技術的范圍和內容，分析涉案發明專利權利要求與現有技術的區別，及在適用的技術主題下慣用技術水平（the level of ordinary skill in the applicable art）；商業成功commercial success、長期存在但未解決的需求long-felt but unsolved needs、及他人失敗the failure of others可以作為非顯而易見性的其他考慮因素。 在KSR案[ 注：KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007) ]中，美國聯邦最高法院在Graham案基礎上，確認了聯邦巡回上訴法院創設的發明專利非顯而易見性判斷中“結合啟示”標準，即TSM標準（teaching, suggestion or motivation），其裁判要旨是：在確定涉案專利權利要求是顯而易見時，法院必須考慮現有技術，現有技術與涉案專利權利要求技術主題的區別，在考慮非顯而易見判斷的其他考慮因素之前，本領域技術普通技術人員的技術水平，及結合現有技術的教導、建議或動機（the test for teaching, suggestion, or motivation）存在于現有技術、所要解決的技術問題本身或本領域普通技術人員的知識。但TSM標準的一般原則不是結合啟示判斷的唯一因素，因為本領域普通技術人員可能通過其他方式發現結合動機。 四、LKQ案裁判邏輯及新標準上述案件起源及相關背景知識有助于理解聯邦巡回上訴法院在LKQ案中的裁判邏輯。聯邦巡回上訴法院在該案判決中討論了以下三個問題：
在分析中，聯邦巡回上訴法院首先指出，根據美國專利法§171 (b)，發明專利相關的法律規定，除非法律另有明確規定的，應適用于外觀設計專利。即，與發明專利授權有關的新穎性規定（§102）及非顯而易見性規定（§103）適用于外觀設計專利，因此，外觀設計專利的非顯而易見性判斷不能脫離§103的框架，及聯邦最高法院基于§103在判例中確定的規則。如Withman Saddle案、Graham案、KSR案中，聯邦最高法院都采用現有技術/設計之間結合的方式，判斷發明、外觀設計專利的顯而易見性。顯而易見判斷說到底是個事實判斷問題，即在做出發明時，相對于本領域普通技術人員而言，發明與現有技術之間的差別使發明整體是否是顯而易見的。 隨后，聯邦巡回上訴法院分析認為Withman Saddle案、Graham案、KSR案的顯而易見判斷標準更有“彈性flexible”，而Rosen-Durling標準是“不適當的死板improperly rigid”，其對Rosen Reference及Secondary Reference的要求過于嚴苛。理由如下：
推翻Rosen-Durling標準后，聯邦巡回上訴法院所提出第三個問題的答案也呼之欲出。聯邦巡回上訴法院的說理邏輯隱含了外觀設計專利顯而易見判斷新標準，新標準必須與§103及聯邦最高法院過往在發明專利的顯而易見判例相符，即與Graham案類似的事實要件相符。新標準具體內容如下：
五、LKQ案的影響聯邦巡回上訴法院推翻Rosen-Durling標準的全席判決，外觀設計專利所有人及尋求外觀設計專利無效宣告的競爭者具有重大影響。LKQ案全席判決使得外觀設計專利無效宣告程序變得更加容易，不再有嚴格的“基本相同”“十分相關”的對比設計限制，對比設計的檢索、對比設計之間結合之啟示判斷，趨向于與發明專利無效的KSR案標準一致，搶先獲得外觀設計專利的價值也會有所降低。按照LKQ案確定的標準，獲取外觀設計專利授權的難度勢必會上升。 但跨境賣家的感覺可能與此并不一致。不少賣家每周二盯著USPTO的專利公告，查看上一周USPTO又下證了什么“奇葩”外觀專利，見證了扎帶、掛鉤、青蛙人偶服等都獲得授權，感慨USPTO嚴重“放水”。但無論如何，在LKQ案確定的外觀設計專利顯而易見判斷標準下，通過雙方復審程序（IPR，Inter Partes Review）宣告外觀設計專利無效的難度是降低了。對于受困于Schedule A型外觀設計專利侵權案件的賣家，可以團結起來，適時向專利權人發起無效挑戰。 |
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