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美國外觀設計專利侵權判定采用“普通觀察者”檢驗法。如果在給予一個購買者通常給予的注意力的普通觀察者眼中，兩項外觀設計實質(zhì)上相同，即如果該相似性達到這種程度，以致于可以欺騙該普通觀察者，誘導他認為是前一件外觀設計產(chǎn)品而實際購買了后一件外觀設計產(chǎn)品，那么后一件外觀設計就構成了對受專利保護的前一件外觀設計的侵害。[2] 如果不考慮現(xiàn)有設計，“普通觀察者”檢驗法可能導致外觀設計專利保護范圍不當擴張。因此，美國聯(lián)邦最高法院認為，如果被訴產(chǎn)品缺少專利設計區(qū)別于現(xiàn)有設計的創(chuàng)新設計特征，則不構成侵權。[3]直至晚近，法院才給這種思想打上“新穎點”檢驗法的標簽：被訴外觀設計必須挪用了專利設計的新穎點，即使得專利設計區(qū)別于現(xiàn)有設計的特征，才可能構成侵權。[4]然而，“新穎性”點檢驗法在以下情形遇到了困難：（1）專利外觀設計具有許多可被認為是新穎性點的特征，（2）專利外觀設計屬于現(xiàn)有設計特征的組合。[5]在之后的一系列案件中，法院有時將“普通觀察者”檢驗法和“新穎點”檢驗法表述為“關聯(lián)的”，有時將二者表述為“兩種不同的檢驗法”。[6]這種狀態(tài)在Lawman Armor案達到了頂點。法院在該案中認為，“新穎點”檢驗法的新穎之處不可能是非新穎特征的集合基礎上形成的整體外觀。[7]該案將“新穎點”檢驗法和“普通觀察者”檢驗法置于對立面，導致不少學者和機構對此表示擔憂，因為幾乎所有外觀設計都是現(xiàn)有設計元素的組合。二、EGI案：融合“新穎點”的“普通觀察者”檢驗法 針對上述困擾，Egyptian Goddess案[8]（簡稱“EGI案”）重新詮釋了“普通觀察者”檢驗法，認為“新穎點”檢驗法并不是一項獨立的侵權判定方式，而是已經(jīng)包含在了“普通觀察者”檢驗法中，從而對兩種檢驗法的關系給出了明確意見。法院在EGI案中認為，“新穎點”檢驗法可以解讀為“普通觀察者”檢驗法的一種應用模式，即，在現(xiàn)有設計背景下，以普通觀察者的眼光來看待專利設計與被訴產(chǎn)品之間的區(qū)別。當考慮現(xiàn)有設計來判斷請求保護的外觀設計與被訴設計之間的區(qū)別時，假想的普通觀察者的注意力將被吸引到請求保護的外觀設計區(qū)別于現(xiàn)有設計的那些方面。當請求保護的外觀設計與現(xiàn)有設計近似時，被訴設計與請求保護的外觀設計之間微小的區(qū)別對于假想的普通觀察者來說也可能是重要的。[9]這種“普通觀察者”檢驗法既是一種三方比較的侵權判定方式，也是對“普通觀察者”知識水平和認知能力的重新定義。EGI案重述的“普通觀察者”檢驗法實際上并沒有排除新穎點對侵權判定的影響，但是與“新穎點”檢驗法存在關鍵區(qū)別。在“普通觀察者”檢驗法中，新穎特征的影響最終必然回歸到外觀設計的整體視覺效果，而“新穎點”檢驗法則直接對相關特征進行比對，并且與外觀設計的整體視覺效果割裂開進行判斷。EGI案之后，“普通觀察者”檢驗法與我國外觀設計專利侵權判定的“整體觀察、綜合判斷”原則更加接近。[10][11]二者都由混淆模式發(fā)展而來，在現(xiàn)有設計的背景下以外觀設計的整體視覺效果作為侵權判定依據(jù)。二者的重要區(qū)別是，在適用“整體觀察、綜合判斷”原則時“產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位”對外觀設計的整體視覺效果更具有影響。在此意義上，我國外觀設計專利侵權判定與美國相比考慮的因素更多，因而不確定性更大。美國提供局部外觀設計保護，所以原則上可以對外觀設計的各新穎點分別進行保護。只要被訴產(chǎn)品抄襲了請求保護的設計特征，就可以認定侵權，而不必對設計特征做進一步細分。如果選擇以產(chǎn)品整體作為保護對象，那么保護范圍自然會因為包含了過多的設計特征而縮小。但是EGI案面對的挑戰(zhàn)是，涉案外觀設計的新穎點在于其整體的視覺效果，很難以局部外觀設計進行保護。因此，只能借助三方比較的方式來確定其保護范圍。我國《專利法》第四次修訂增加了局部外觀設計制度，該制度顯然可以增強對設計創(chuàng)新的保護，將我國外觀設計專利保護推上一個新的高度。但是EGI案也表明，局部外觀設計制度并非普世良方。該案中的指甲銼設計就很難通過局部外觀設計進行保護。從包括美國在內(nèi)的各國外觀設計保護制度來看，從外觀設計的整體視覺效果出發(fā)進行侵權判定是目前最普遍的侵權判定方式，所以局部外觀設計制度的引入并不會動搖我國“整體觀察“的侵權判定原則。但是，“綜合判斷”的侵權判定原則是否需要放棄或者進行調(diào)整，是一個值得思考的問題。此外，局部外觀設計的侵權判定依然以對產(chǎn)品局部的整體視覺效果的評價為基礎。換言之，局部外觀設計僅僅是消弱而不是完全消除了整體視覺效果評價中存在的問題。到目前為止，還沒有一種侵權判定方式可以完美地消除外觀設計侵權判定中的不確定性以及對創(chuàng)新保護時有不足的問題。借鑒版權保護方式，在外觀設計的侵權判定中將考察重點放在被訴產(chǎn)品與外觀設計專利之間的相似之處或許是一種可以探討的改進思路。但是，不確定性必然存在，尤其是例如EGI案這種情形。1.本文節(jié)選自錢紅纓主編：《美國外觀設計保護—法律制度研究及典型案例評析》，知識產(chǎn)權出版社2020年版。標題為作者后增加的。2.Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. 511, 528, 20 L. Ed. 731 (1871).3.Smith v. Whitman Saddle Co, 148 U.S. 674, 682, 13 S. Ct. 768, 771, 37 L. Ed. 606 (1893).4.Litton Sys., Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423, 1444 (Fed. Cir. 1984).5.Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 671 (Fed. Cir. 2008).6.Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 671 (Fed. Cir. 2008).7.Lawman Armor Corp. v. Winner Int'l, LLC, 449 F.3d 1190, 1192 (Fed. Cir. 2006).8.Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008).9.Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 676 (Fed. Cir. 2008).10.《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》 (法釋（2009）第21號) 第十一條。11.司法實踐中也出現(xiàn)了“新穎點”檢驗法的觀點，認為如果被訴產(chǎn)品未包含授權外觀設計區(qū)別于現(xiàn)有設計的全部設計特征，一般可推定二者不構成近似外觀設計；參見最高人民法院知識產(chǎn)權審判庭著:《最高人民法院知識產(chǎn)權審判案例指導（第八輯）》，中國法制出版社 2016年版，第26頁。專利代理師、商標代理人 擅長機械領域?qū)＠怼⑶謾嘣V訟業(yè)務
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